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Thema: USPTO - Einschränkung während des Prüfungsverfahrens wieder rückgängig machen

  1. #1
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    Avatar von Fip
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    USPTO - Einschränkung während des Prüfungsverfahrens wieder rückgängig machen

    Ich habe immer wieder gehört, dass man dann, wenn man im Prüfungsverfahren vor dem USPTO die Patentansprüche einmal eingeschränkt hat, etwa in Erwiderung auf eine Office Action mit der Absicht, sich vom Stand der Technik abzugrenzen, die einmal eingeführte Einschränkung nicht mehr zurücknehmen kann.

    Es wäre ja durchaus möglich, dass man sich vor dem USPTO in eine Richtung eingeschränkt hat, dann Kenntnis von neuem Stand der Technik erlangt (z.B. durch die EPO Recherche), aufgrund dessen die bereits vorgenommene Einschränkung nicht mehr sinnvoll erscheint, und man das bereits eingeführte, einschränkende Merkmal wieder aus dem Anspruch herausnehmen will, um sich anschließend in eine andere Richtung einzuschränken.

    Stimmt das? Wenn ja, weiß jemand, wo das steht?


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  2. #2
    KT-HERO Land: DE

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    AW: USPTO - Einschränkung während des Prüfungsverfahrens wieder rückgängig machen

    So pauschal stimmt das sicherlich nicht, denn es ist grundsätzlich erlaubt, Claims, die gestrichen wurden, wieder einzuführen:
    https://www.uspto.gov/web/offices/pa...html#d0e323020
    Reinstatement of previously canceled claim. A claim which was previously canceled may be reinstated only by adding the claim as a "new" claim with a new claim number.

    Das Problem liegt eher darin, dass man nicht einfach von selbst aktiv werden darf, sondern nur nach einer erneuten non-final action wieder auf diese eingehen muss und die Änderungen wiederum auf die letzten Beanstandungen passen müssen. Eine Ausnahme für eine zusätzliche Eingabe nach einer bereits erfolgten Antwort gilt nur dann:
    https://www.uspto.gov/web/offices/pa....html#d0e86906
    (2) Supplemental replies.
    (i) A reply that is supplemental to a reply that is in compliance with § 1.111(b) will not be entered as a matter of right except as provided in paragraph (a)(2)(ii) of this section.


    Also wird man sich dann mit der neuen Eingabe immer vom kompletten, bereits diskutierten Stand der Technik abgrenzen müssen, wenn man bereits vorgenommene Einschränkungen wieder rückgängig macht.


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