Angeblich üblicher "Comparative Test" im Rahmen des Problem Solution Approach

[Kurt]

Hallo Forum,

in diversen Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPA finde ich das Institut "Vergleichsprüfung" bzw. "Comparative Test", welches im Rahmen der Bestimmung des technischen Effekts der Unterschiedsmerkmale zum SdT "üblicherweise" angewendet werde.

Dieser angeblich übliche Schritt beim Problem Solution Approach scheint mir weder in der Ausbildung noch seither in der Praxis begegnet zu sein.

Weiß jemand näheres hierzu -- ist das möglicherweise eine Spezialität bei der Prüfung von Pharmapatenten?

[Pat_Kandidat]

Ich vermute es geht um Vergleichsversuche zur Demonstration eines (überraschender, nicht erwarteten) Effektes im Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik. Dabei sind die Versuche so zu wählen, dass die angeblichen Vorteile oder günstigen Wirkungen überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik beruhen.

Das ist "Standard" im Bereich "Chemie", sowohl im Prüfungs- als auch im Einspruchsverfahren.

Siehe u.a. : Rechtsprechung der Beschwerdekammern I.D.10.9. Vergleichsversuche

[Pat_Kandidat]

Hallo Forum,

"Vergleichsprüfung" bzw. "Comparative Test",

Eben erst Deinen Link entdeckt zu der Entscheidung. Es ging also in der Tat um die "üblichen Vergleichsversuche" zum Nachweis eines (überraschenden) Effektes gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik).

[Kurt]

Danke Dir.

Also sind das nur im Bereich Chemie/Pharmazie "übliche" Vergleichsversuche, und der Verfahrensschritt "Comparative Test" ist somit nicht allgemein für den Problem Solution Approach anwendbar bzw. anzuwenden.

[Hans35]

Das mit den "Vergleichsversuchen" ist für den Nicht-Chemiker wohl ein ziemliches Buch mit sieben Siegeln:

Art. 54 lautet: Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
und
Art. 56 lautet: Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Der Patentanmelder bzw. -Inhaber braucht also gar nichts zu beweisen. Seine Erfindung erfüllt solange diese Voraussetzungen der Patentfähigkeit, wie kein patenthindernder Stand der Technik vorgelegt worden ist.

Nur der Prüfer bzw. der Einsprechende/Nichtigkeitskläger ist in der Pflicht, etwas zu beweisen, also z.B. dass der von ihm genannte Stand der Technik dieselben (und damit ggf. neuheitsschädlichen bzw. die Erfindung nahelegenden) Merkmale und Eigenschaften aufweist, wie der beanspruchte Gegenstand.

Etwas anderes wäre es, wenn der Anmelder/Inhaber die Ausführbarkeit seiner Erfindung beweisen soll. Die ist aber unabhängig vom Stand der Technik. Was also haben die "Vergleichsversuche" mit Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit (und damit auch mit der Ausgangsfrage) zu tun, bei denen ja ein "Vergleich" zwischen Anmeldungsgegenstand und Stand der Technik durchgeführt werden soll?

Gibt es außerhalb der Chemie irgend etwas Ähnliches? Anscheinend gibt es einen übergeordneten Umstand, der die Beweislastumkehr zur Folge hat.

[Pat-Ente]

So wie ich das verstanden habe (bin allerdings kein Chemiker) geht es um den Nachweis eines technischen Effekts der Unterschiedsmerkmale. Das geht offenbar von dem Grundprinzip aus, dass ein Merkmal, das keinen technischen Effekt hat, nicht zur Begründung von erfinderischer Tätigkeit dienen kann, auch wenn es aus dem Stand der Technik nicht (oder nicht in dem Zusammenhang) bekannt ist.



Dieses Grundprinzip gilt in allen Bereichen; in der Regel wird der technische Effekt allerdings argumentativ aus dem Anspruchswortlaut begründet (z.B. "der Bolzen X ermöglicht eine Verbindung der Bauteile Y und Z"). Wenn das nicht geht, d.h. wenn der FM bei Analyse des Anspruchswortlauts keinen technischen Effekt feststellen kann, kann man anscheinend den technischen Effekt experimentell nachweisen.

[Asdevi]

Ja, es geht um den technischen Effekt. Der problem-solution approach des EPA verlangt nach der Feststellung der Unterschiede zwischen S. d. T. und Anspruch die Feststellung, welches technische Problem gelöst wird.

Beispiel: Anmeldung beansprucht Verbindung X. Bekannt ist Verbindung Y, der im Vergleich zu X lediglich eine Methylgruppe an einem Phenylring fehlt. Der technische Unterschied ist klar (die Methylgruppe). Welches Problem wird nun dadurch gelöst?

In Abwesenheit weiterer Daten ist das zu lösende technische Problem nur die Bereitstellung einer Alternative zu Y. X ist da nun sowas von nicht erfinderisch, dass man es gar nicht diskutieren muss, denn der Prüfer kann ca. 2 Millionen Publikationen zitieren, aus denen hervorgeht, dass man an einem Phenylring eine Methylgruppe anbringen kann.

Das Patent kriegt der Anmelder nur, wenn er die Lösung eines ambitionierteren technischen Problems nachweist, zum Beispiel „Bereitstellung einer wirksameren Verbindung als Y“. Die Beweislast dafür, dass das technische Problem gelöst wird, liegt aber beim Anmelder. Er muss also die bessere Wirksamkeit beweisen. Dazu dienen die Vergleichstests.

[Hans35]

Der "technische Effekt" scheint mir ein Konstrukt zu sein, das die Rechtsprechung geschaffen hat, in Art 52 bis 57 lese ich davon nichts. Ganz im Gegenteil schein mir gewollt, dass der Anmelder sein Patent "automatisch" bekommt, wenn nichts dagegen spricht.

Der "technische Effekt" scheint mir vielmehr ein Aspekt von Art. 83, der Ausführbarkeit der Erfindung zu sein. Die müsste der Anmelder in der Tat im Zweifel nachweisen, im Beispiel also, dass der Phenylring sich tatsächlich an der beanspruchten Stelle anbringen lässt, oder (etwas realistischer) dass sich C-Atome zu einer "fußballartigen Kugel" verbinden lassen.

Wo aber steht, dass man mit einem solchen Stoff irgendetwas "viel besser" machen können muss als im Stand der Technik und so ein "ambitionierteres technisches Problem" gelöst wurde? Ich denke, außerhalb der Chemie dürfte es regelmäßig genügen, dass man irgendetwas lediglich "anders" macht als der Stand der Technik, und dass das dann (unter nicht näher genannten Voraussetzungen) manchmal besser oder billiger ist.

Als Nicht-Chemiker habe ich kein Gefühl dafür, woraus diese zusätzliche Patentfähigkeitsforderung abgeleitet ist. Die Notwendigkeit sehe ich allerdings schon ein, denn wenn es für einen Chemiker an sich immer naheliegend ist, alle denkbaren Liganden an allen möglichen Stellen anzubringen, dann könnten ja in der Chemie sonst überhaupt keine Patente erteilt werden. Mit der Forderung nach dem "technischen Effekt" wird offenbar all der Stand der Technik als nicht-patenthindernd aussortiert, der offenbarte Vorteile der Erfindung nicht selbst bereits aufweist.

[Pat-Ente]

@Hans35: Die Forderung nach einem technischen Effekt wird aus Art. 52 abgeleitet, wonach Patente auf Erfindungen "in allen Gebieten der Technik" erteilt werden. Eine Erfindung, die keinen technischen Effekt bereitstellt, ist nicht auf einem Gebiet der Technik und damit dem Patentschutz nicht zugänglich. Das gilt natürlich nicht nur für die Chemie, sondern für alle Gebiete; nur das Thema der Vergleichstests scheint Chemie-spezifisch zu sein. Mit Ausführbarkeit hat das alles nichts zu tun.

[Hans35]

@PatEnte: Ich weiß nicht recht. Wenn ich chemische Substanzen zusammenkoche, so dass etwas Neues dabei entsteht, so kann doch kaum jemand bezweifeln, dass das ein technischer Vorgang ist, oder mir ist irgendetwas am Technik-Begriff nicht recht klar.

Geht es evtl. darum, dass ein neuer Stoff bereits deshalb als "nichttechnisch" gelten soll, weil ich ihn z.B. nur synthetisiert habe, um eine Theorie (z.B. wie man einen bestimmten Typ von Reaktionen beschleunigen kann) zu bestätigen oder zu widerlegen, ohne dass ich das Reaktionsprodukt für irgendetwas gebrauchen (und verkaufen) kann? Für das entsprechende Verfahren wäre mir das ja plausibel, aber für den Stoff?

Letztlich ginge das dann aber eher um die gewerbliche Anwendbarkeit (Art. 57), bei der es aber keineswegs üblich ist zu vergleichen, ob man die Gegenstände des Stands der Technik "besser verkaufen" kann als den Anmeldungsgegenstand.