Datum der nachträglichen Benennung

[kandidatin]

Hallo,

man kann für eine internationale Registrierung einer Marke ja nachträglich weitere Vertragsparteien (Staaten, Organisationen) benennen:

Art. 3 (2)

Ein Gesuch um territoriale Ausdehnung kann auch nach der internationalen Registrierung gestellt werden. Ein solches Gesuch ist auf dem in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Formular einzureichen. Das Internationale Büro trägt es sogleich im Register ein und teilt diese Eintragung unverzüglich der oder den beteiligten Behörden mit. Die Eintragung wird in dem regelmäßig erscheinenden Blatt des Internationalen Büros veröffentlicht. Diese territoriale Ausdehnung wird von dem Datum an wirksam, an dem sie im internationalen Register eingetragen wird;

Ich gehe also davon aus, dass das Datum der Eintragung in das internationale Register das Datum der internationalen Registrierung für diese weitere Vertragspartei ist.

In der Durchführungsverordnung findet sich aber folgendes:

Regel 24 (6)

a) Eine vom Inhaber beim Internationalen Büro unmittelbar eingereichte nachträgliche Benennung trägt vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i das Datum ihres Eingangs beim Internationalen Büro.

b) Eine von einer Behörde beim Internationalen Büro eingereichte nachträgliche Benennung trägt vorbehaltlich des Buchstabens c Ziffer i sowie der Buchstaben d und e das Datum ihres Eingangs bei der betreffenden Behörde ...

Also jetzt doch - je nach Variante - das Datum des Eingangs beim Internationalen Büro oder bei der Behörde statt Datum der internationalen Eintragung?

Wäre hier für einen erhellenden Gedanken dankbar ...

Bille

[Lysios]

Wäre hier für einen erhellenden Gedanken dankbar ...

Das sollte helfen: BeckOK MarkenR/Viefhues, 20. Ed. 1.1.2020, MarkenG § 123 Rn. 3

"Nach Art. 3ter Abs. 2 S. 5 PMMA wird die Schutzausdehnung mit dem Zeitpunkt der Registrierung wirksam, dh mit dem Registrierungsdatum als dem Datum des Eingangs des Registrierungsantrags bei der WIPO, ausnahmeweise das Eingangsdatum des Gesuchs beim DPMA, wenn das Gesuch innerhalb von zwei Monaten nach diesem Zeitpunkt beim Internationalen Büro eingegangen ist (Art. 3 Abs. 4 PMMA) und aufgrund der Fiktion des § 123 Abs. 1 S. 2 beginnt die Zweimonatsfrist bei vorzeitig eingereichten Gesuchen mit der Heimateintragung, wenn das Gesuch innerhalb der Zweimonatsfrist bei der WIPO eingeht"

[kandidatin]

Danke, Lysios, ist schon mal ein guter Hinweis. Bei den USA gilt für die (nachträgliche) Schutzausdehnung mW jedoch das Registrierungsdatum eben dort. Etwas verwirrend ...

Insgesamt fehlt mir auch eine Übersicht zu den nationalen Besonderheiten bei internationaler Registrierung, insbesondere was das Benutzungserfordernis angeht, z.B. Beweis/Glaubhaftmachung der Benutzung, zugehörige Frist und Formerfordernisse. Ich habe gerade gelesen, dass bei neueren Registrierungen beispielsweise in Mexiko 3 Jahre Benutzungsschonfrist gelten, ehe man direkt in Mexiko ein Formular zur Benutzung direkt beim Amt einreichen muss.

Ich habe zwar die "Madrid Member Profiles" der WIPO gefunden (https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/) , aber richtig vollständig und übersichtlich scheint das auch nicht.

Hast Du hierzu vielleicht noch einen Tipp?

Danke

Bille

[Lysios]

Bei den USA gilt für die (nachträgliche) Schutzausdehnung mW jedoch das Registrierungsdatum eben dort. Etwas verwirrend ...

Für die USA empfiehlt sich das sehr ausführliche TMEP:
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/cur...-1900d1e1.html
1902.08 Subsequent Designation - Request for Extension of Protection Subsequent to International Registration

Du wirst doch aber vermutlich nicht das USPTO für das Gesuch selbst nutzen (sondern IB, EUIPO, DPMA)? Nur dann gilt doch das Eingangsdatum beim USPTO? Dann brauchst Du mittlerweile ja sowieso einen US Anwalt, der das entsprechende Know How hat. Oder worauf willst Du hinaus?

[kandidatin]

Hallo Lysios,

Du wirst doch aber vermutlich nicht das USPTO für das Gesuch selbst nutzen (sondern IB, EUIPO, DPMA)? Nur dann gilt doch das Eingangsdatum beim USPTO? Dann brauchst Du mittlerweile ja sowieso einen US Anwalt, der das entsprechende Know How hat. Oder worauf willst Du hinaus?

nein, nein, das läuft hier schon direkt über das internationale Büro. Ich meine, gelesen zu haben, dass zur Festlegung des "Nichtbenutzungszeitraums" nicht das internationale Anmeldedatum, sondern das Registrierungsdatum in den USA zählt. Kann mich aber auch täuschen. Habe auch gerade ein wenig den Kopf voll mit diesem Markenabkommen ...

Grüße

Bille

[Lysios]

Ich meine, gelesen zu haben, dass zur Festlegung des "Nichtbenutzungszeitraums" nicht das internationale Anmeldedatum, sondern das Registrierungsdatum in den USA zählt.

Ich vermute, Du verwechselst hier den "Nichtbenutzungszeitraum" nach EU-Markenrecht mit der 5 Jahresfrist nach dem Registrierungsdatum, innerhalb der man am TTAB des USPTO einen speziellen, allgemeineren Löschungsantrag stellen darf (im Unterschied zu dem spezielleren Lösungsantrag der jederzeit, auch nach den 5 Jahren gestellt werden darf). Siehe dazu im TMEP:

https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/cur...levance&cnt=10

Und siehe bzgl. der Frist und der Löschungsgründe im TBMP für das TTAB:
https://tmep.uspto.gov/RDMS/TBMP/cur...c5791d66c.html

Bloße Nichtbenutzung innerhalb einer starren Fünfjahresfrist im Sinne des Nichtbenutzungszeitraums nach EU-Markenrecht ist aber kein Löschungsgrund, sondern die Marke muss "abandoned" sein. Für eine solche Bewertung, ob und wann eine Marke tatsächlich "abandoned" ist, brauchst Du aber eine Expertenmeinung eines US Anwalts mit entsprechender Erfahrung. Das dürfte auch der Grund sein, warum man zu solchen komplexen Themen keine allgemeinen weltweiten Übersichten findet.

[kandidatin]

Danke für die hilfreichen Links und Erläuterungen.

Ich vermute, Du verwechselst hier den "Nichtbenutzungszeitraum" nach EU-Markenrecht mit der 5 Jahresfrist nach dem Registrierungsdatum, innerhalb der man am TTAB des USPTO einen speziellen, allgemeineren Löschungsantrag stellen darf (im Unterschied zu dem spezielleren Lösungsantrag der jederzeit, auch nach den 5 Jahren gestellt werden darf).

Dass dieser Fall nicht mit dem Nichtbenutzungszeitraum der Gemeinschaftsmarke vergleichbar ist, war mir allerdings schon klar, weshalb ich den "Nichtbenutzungszeitraum" in Anführungszeichen gesetzt habe ;-)

Grüße

Bille