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Thema: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

  1. #1
    SILBER-Mitglied Land: DE

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    Avatar von Silber
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    Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Hallo zusammen,

    Angenommen, die deutsche Firma F-AG sei in einem Firmenverbund mit der ausländischen Holding H-Incorporated, die in einem Nicht-EPÜ-Vertragsstaat angesiedelt ist.

    Wenn die H-Inc. Patentanmeldungen beim DPMA und/oder EPA einreichen möchte, muss sie ja jeweils einen entsprechend qualifizierten Vertreter bestellen.

    Kann diese Vertretung vor dem DPMA und/oder EPA durch einen Angestellten der F-AG erfolgen, welcher beide Zulassungen hat?
    Geändert von Silber (13.08.19 um 09:47 Uhr) Grund: "ausländisch" konkretisiert


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  2. #2
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    Avatar von Lysios
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    AW: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Als Patentanwalt (also nicht als Syndikuspatentanwalt) sollte man im eigenen Interesse nicht auftreten. Und als EPA-Vertreter sollte man (zusätzlich oder ausschließlich) im Unternehmen als Mitarbeiter zugelassen sein und nur so auftreten.

    Die Antwort ergibt sich dann aus:

    § 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG
    § 41a Abs. 5 Nr. 1 PAO
    § 155 PAO

    Im eigenen Interesse empfehlen sich aber schriftliche vertragliche Regelungen zwischen den verbundenen Unternehmen. Und die eigenen Vollmachten zur Vertretung sollten auch schriftlich fixiert sein (Power of Attorney).
    Geändert von Lysios (16.07.19 um 16:40 Uhr) Grund: Nr. 6 vergessen


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  3. #3
    SILBER-Mitglied Land: DE

    28 Renommee: 10 10

    Avatar von Silber
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    AW: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Vielen Dank Dir erstmal.

    Den Teil verstehe ich noch nicht:

    "als EPA-Vertreter sollte man [...] im Unternehmen als Mitarbeiter zugelassen sein"

    Als Mitarbeiter zugelassen...?


    Und für den deutschen Teil schließe ich: vorausgesetzt, der Angestellte der F-AG ist deren Syndikuspatentanwalt, dann kann er die konzernverbundene H-Inc. vor dem DPMA vertreten. Ist er "nur" Patentanwalt oder Patentassessor, kann er es nicht. Soweit richtig?


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  4. #4
    KT-HERO Land: DE

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    Avatar von Lysios
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    AW: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Zitat Zitat von Silber Beitrag anzeigen
    Als Mitarbeiter zugelassen...?
    Natürlich als EPA-Vertreter, der aber als Mitarbeiter der F-AG auftritt. Um die F-AG selbst vor dem EPA zu vertreten, muss man ja kein zugelassener Vertreter sein, es reicht eine Mitarbeitervollmacht. Die F-AG muss ihrem Mitarbeiter daher erst einmal erlauben, für diese als zugelassener EPA-Vertreter tätig zu werden und dieser sich danach entsprechend beim EPA mit seiner Unternehmensaddresse registrieren.

    Wenn die F-AG Ihrem Mitarbeiter aber eine nebenberufliche Tätigkeit als freiberuflicher Patentanwalt gestattet, dann kann dieser sich auch als freiberuflicher zugelassener Vertreter bei EPA mit seiner (Wohnzimmer-)Kanzlei eintragen lassen und danach entsprechend für Dritte tätig werden.

    Zitat Zitat von Silber Beitrag anzeigen
    Und für den deutschen Teil schließe ich: vorausgesetzt, der Angestellte der F-AG ist deren Syndikuspatentanwalt, dann kann er die konzernverbundene H-Inc. vor dem DPMA vertreten. Ist er "nur" Patentanwalt oder Patentassessor, kann er es nicht. Soweit richtig?
    Nein, er kann in allen diesen Fällen vertreten, sollte dies im eigenen Interesse aber nur als Arbeitnehmer der F-AG tun. Im Prinzip reicht es dann, als Patentassessor zu agieren: Nicht jeder Arbeitgeber will die Zulassung als Syndikuspatentanwalt erlauben (das Argument der Befreiung von der staatlichen Rente aufgrund der Zwangsmitgliedschaft im Versorgungswerk gilt ja nur für ein paar Bundesländer).


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  5. #5
    SILBER-Mitglied Land: DE

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    Avatar von Silber
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    AW: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Dank Dir Lysios!

    Mir ist jetzt nur noch nicht 100%ig klar geworden, ob der Vertreter die ausländische konzernverbundene H-Inc. somit nun "einfach" als Angestellter der F-AG vor DPMA und EPA vertreten darf – oder ob er dafür zusätzlich noch die Wohnzimmerkanzlei braucht?


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  6. #6
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    Avatar von Lysios
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    AW: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Zitat Zitat von Silber Beitrag anzeigen
    Dank Dir Lysios!

    Mir ist jetzt nur noch nicht 100%ig klar geworden, ob der Vertreter die ausländische konzernverbundene H-Inc. somit nun "einfach" als Angestellter der F-AG vor DPMA und EPA vertreten darf – oder ob er dafür zusätzlich noch die Wohnzimmerkanzlei braucht?
    Mit Vertreter meinst Du vermutlich den zugelassen EPA-Vertreter (European Patent Attorney)?

    Da es in Deutschland nach dem RDG zulässig ist, dass die F-AG die Rechtsangelegenheiten der H-Inc vertritt, kann sie dies natürlich auch vor EPA tun. Dafür muss sich die F-AG wegen Art. 133 EPÜ aber eines zugelassenen Vertreters bedienen, der aber auch bei dieser angestellt sein kann.


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  7. #7
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    Avatar von Silber
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    AW: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Ok super. Also nach RDG darf die deutsche F-AG Rechtsangelegenheiten der ausländischen H-Inc vertreten (obwohl die F-AG kein qualifizierter Vertreter "ist"). Vor dem EPA muss sie sich hierzu natürlich eines EPA-Vertreters bedienen -- der jedoch bei ihr angestellt sein kann, und auch keine eigene Kanzlei braucht.

    Und in DE ist es im wesentlichen dasselbe, d.h. die deutsche F-AG darf die ausländische, konzernverbundene H-Inc vor dem DPMA vertreten, und sich hierzu eines bei ihr angestellten Patentassessors bedienen. Richtig?


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  8. #8
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    Avatar von Lysios
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    AW: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Zitat Zitat von Silber Beitrag anzeigen
    Und in DE ist es im wesentlichen dasselbe, d.h. die deutsche F-AG darf die ausländische, konzernverbundene H-Inc vor dem DPMA vertreten, und sich hierzu eines bei ihr angestellten Patentassessors bedienen. Richtig?
    Ja, es geht dann aber nur § 155 Abs. 1 Nr. 2 PAO, damit dann nach § 155 Abs. 2 PAO die Bestellung als Inlandsvertreter möglich wird. Das bedeutet dann nach § 155 Abs. 3 PAO aber auch, dass der Patentassessor nicht gleichzeitig als Syndikuspatentanwalt zugelassen sein darf.

    Die Voraussetzungen des § 155 Abs. 1 Nr. 2 PAO müssen dann u.U. (beim ersten Mal) nachgewiesen werden, wenn diese nicht auf der Hand liegen.
    Geändert von Lysios (17.07.19 um 12:44 Uhr) Grund: § 155 Abs. 2 PAO anstelle § 155 Abs. 3 PAO


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  9. #9
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    AW: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Sehr hilfreich, danke Dir Lysios!


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  10. #10
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    Avatar von Silber
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    AW: Auslandsfirma als Patentanmelderin D/EP - Vertretung durch dt. Angestellten

    Zitat Zitat von Lysios Beitrag anzeigen
    Da es in Deutschland nach dem RDG zulässig ist, dass die F-AG die Rechtsangelegenheiten der H-Inc vertritt, kann sie dies natürlich auch vor EPA tun. Dafür muss sich die F-AG wegen Art. 133 EPÜ aber eines zugelassenen Vertreters bedienen, der aber auch bei dieser angestellt sein kann.
    Hoppla, gerade gesehen:

    Laut T2308/10 und T298/97 sei es nicht zulässig, dass sich ein Unternehmen durch einen Mitarbeiter eines konzernverbundenen Unternehmens vor dem EPA vertreten lässt:
    Da die Ausführungsordnung keine Bestimmung nach Artikel 133 Absatz 3 letzter Satz EPÜ enthält, erlaubt das EPÜ derzeit nicht, dass eine juristische Person durch einen Arbeitnehmer einer anderen juristischen Person vertreten wird, mit der sie wirtschaftlich verbunden ist. Mit anderen Worten, ein Mitarbeiter eines Unternehmens innerhalb eines Konzerns kann kein anderes Unternehmen desselben Konzerns vertreten.
    Zusammenfassend hierzu die Rechtsprechung der Beschwerdekammern:
    Im Hinblick auf den Angestellten eines Konzerns erklärte die Kammer in T 2308/10, dass ein Angestellter einer Konzerngesellschaft nicht für eine andere Gesellschaft dieses Konzerns handeln kann. Bereits in T 298/97 war entschieden worden, dass es das EPÜ derzeit nicht zulässt, dass ein Angestellter einer juristischen Person für eine andere, mit ihr wirtschaftlich verbundene juristische Person handelt, da die Ausführungsordnung keine Vorschriften nach Maßgabe des Art. 133 (3) letzter Satz EPÜ enthält.
    Das heißt wohl schonmal, ein Angestellter der F-AG ohne EPA-Zulassung darf die konzernverbundene H-Inc nicht vor dem EPA vertreten. Ist der Angestellte der F-AG aber gleichzeitig European Patent Attorney, dann darf dieser die H-Inc vor dem EPA vertreten?

    So ganz 100-prozentig erscheint mir das nicht, da keine der beiden Entscheidungen auch nur mit einem Wort zwischen einem "Angestellten" und einem "angestellten European Patent Attorney" unterscheidet, sondern beide Entscheidungen die Vertretung konzernverbundener Unternehmen durch "Angestellte" komplett ausschließen.

    Was nun?


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