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Thema: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

  1. #11
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hallo PatFragen,

    danke für die Literaturstelle.

    Die Entscheidung trifft genau meine Fragestellung. Allerdings, wie du bereits angemerkt hast, bezieht sich die Entscheidung auf das Nichtigkeitsverfahren. Lassen sich die Aussagen auch auf das Einspruchsverfahren übertragen?

    Unter Rn15 der Entscheidung "Elektronisches Modul" (X ZR 149/01) wird folgendes diskutiert:

    "Die angegriffenen Patentansprüche 1-5 schützen nämlich jeweils nur elektronische Module als solche, während die Patentansprüche 6-14 "Kunststoffträger zur Aufnahme und Halterung eines elektronischen Moduls" betreffen. Der Gegenstand, für den die Patentinhaberin im Weg einer geänderten Verteidigung nach Hauptantrag und erstem Hilfsantrag Schutz haben will, ist demgegenüber eine "Vorrichtung mit einem Kunststoffträger und mit einem elektronischen Modul". Selbst wenn ein solcher Gegenstand durch das erteilte Patent offenbart werden sollte, wird er von ihm aber, da nicht in einem Patentanspruch unter Schutz gestellt, nicht geschützt. Eine nachträgliche Einbeziehung eines solchen, vom Streitpatent nicht geschützten Gegenstands in dieses ist im Patentnichtigkeitsverfahren nicht möglich. Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschützt ist, kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden. Das Patentnichtigkeitsverfahren dient der Nichtigerklärung eines Patents, soweit bei ihm ein gesetzlich vorgesehener und vom Nichtigkeitskläger geltend gemachter Nichtigkeitsgrund vorliegt, und eröffnet in diesem Umfang dem Patentinhaber die in der Sache veranlaßten Verteidigungsmöglichkeiten, es dient aber nicht darüber hinaus der Gestaltung des Patents; diese Funktion ist vielmehr einzig dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen (vgl. BGHZ 103, 262, 266 - Düngerstreuer)."


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  2. #12
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Könnte die 123(3)-Verletzung im "Mittel-Fall" damit zusammenhängen, dass beim Mittel-Anspruch die Wirkung des Mittels als Anspruchsmerkmal beim Verletzungsgegenstand verwirklicht werden muss, bei der Vorrichtung aber nicht, wenn nämlich die (im übrigen identische) Vorrichtung anders verwendet wird?

    Im Übrigen: Die Entscheidung im Einspruch muss von einer einheitlichen Auslegung des Patents und des geänderten Anspruchs ausgehen. D.h. es darf insbes. nicht für 123(3) eine andere Auslegung zu Grunde gelegt werden, als für die erfinderische Tätigkeit. Wenn im Einspruch für die erfinderische Tätigkeit eine bestimmte Auslegung aus dem Erteilungsverfahren aufgegriffen wird, kann die bei 123(3) dann vielleicht schon mal schräg aussehen oder nicht leicht verständlich wirken. Ein Beispiel dafür habe ich aber leider nicht parat.


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  3. #13
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    Avatar von PatFragen
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hallo Alfred,

    shit dann scheint es wohl die „Nachfolgeentscheidung“ zu sein, in der es um die mittelbare Patentverletzung ging. Naja man wird alt und das Gedächtnis noch schlechter :-).

    Also wenn der BGH halbwegs logisch stringent sein wollte, müsste sich das auch auf das Einspruchsverfahren übertragen lassen, weil auch dies nur dem Widerruf und nicht der Gestaltung des Patents dient. Zumindest seit der Einspruch der Patenterteilung nachgestellt und nicht mehr vor dieser durchgeführt wird :-).

    Das „Lustige“ am elektronischen Modul ist dann nur, dass für mich nur logisch schwer die Kurve gegen folgende Argumentation im Patentverletzungsverfahren zu bekommen ist.
    Ich habe ja nicht das elektronische Modul angeboten sondern zusammen mit dem Kunststoffträger und das hat doch der BGH entschieden, dass mit dem elektronischen Modul nicht auch die Einheit mit dem Kunststoffträger unter Schutz gestellt wurde.
    Oder Allgemeiner:
    Ich baue immer eine größere Einheit als die kleine Einheit, die im Anspruch „unter Schutz gestellt“ ist und verkaufe diese (und biete diese auch nur an). Laut der Entscheidung stellt der Anspruch der auf eine kleine Einheit bezogen ist, nicht die große Einheit unter Schutz (der BGH bezieht sich unmittelbar auf den Schutz!). Also schützt ein Anspruch auf die kleine Einheit gerichtet nicht die große Einheit. Die Entscheidung ist z.B. super für die Flugzeugbauer, weil in den Bereich immer eine Menge zusätzlicher Teile im fertigen Flugzeug drin sind :-). Wie will der BGH die Kurve bekommen, hat da jemand eine Idee? Wollen die argumentieren: das Patent stellt das zwar nicht unter Schutz, es ist aber trotzdem eine Patentverletzung?


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  4. #14
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hi PatFragen,

    die Schlussfolgerung ist tatsächlich sehr amüsant.

    Erinnerst du dich noch an den Titel zur Rechtsprechung zum Einfluss einer mittelbaren Patentverletzung?

    Um den Widerspruch zu beseitigen, den du angesprochen hast, scheint wie Hans35 bereits erwähnt hat, eine Unterscheidung zwischen dem Schutzgegenstand als solches und dem Schutzbereich zu bestehen. Unter Schutz wird in der der Entscheidung "elektronisches Modul" einerseits das elektronische Modul gestellt und anderseits eine Vorrichtung enthaltend ein elektronisches Modul.

    Die Vorrichtung enthaltend das elektronische Modul wird vom elektronischen Modul erfasst, ist aber unmittelbar nicht auf diesen gerichtet. Die Vorrichtung enthaltend das elektronische Modul ist vermutlich etwas anderes als das elektronische Modul.


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  5. #15
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hi Hans35,

    wenn du dich auf das Zusammenspiel zwischen der erfinderischen Tätigkeit und Art. 123(3) beziehst, gehst du dabei von Annahme aus, dass zur Auslegung der Patentansprüche die Aufgabenstellung in der ursprünglichen Beschreibung herangezogen wird?

    Hinsichtlich des Mittelanspruchs:
    Wertet das EPA eine Formulierung wie Erzeugnis als Mittel zur Haarbehandlung nicht als Erzeugnis geeignet als Mittel zur Haarbehandlung, sodass das es kein finales Element darstellt? Anders scheint der BGH dies in der Antivirusmittel-Entscheidung zu sehen.

    Angenommen das Mittel muss tatsächlich verwirklicht werden:
    Würde der Angabe Erzeugnis "als Mittel zur Haarbehandlung" (alleine in einem Anspruch) eine andere Bedeutung zukommen als das Erzeugnis mit der Zweckangabe in einer Vorrichtung (Zusammen in einem Anspruch).


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  6. #16
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Nein, ich meine erst mal nur, wie der Fachmann die entscheidungserheblichen Worte und Begriffe versteht, z.B. ob eine "elektrische Verbindung" auch eine Funkverbindung umfasst, und damit auch GPS oder WLAN. Da darf bei der erfinderischen Tätigkeit nicht von einer anderen Auslegung ausgegangen werden, als wenn es darum geht, ob der Schutzbereich erweitert wurde.

    Zum "Mittel", so wie ich es verstanden habe:
    Bei einem "Hammer zum Zertrümmern von Steinen, ..." muss der Verletzungsgegenstand nur zum Zertrümmern von Steinen geeignet sein, um in den Schutzbereich zu fallen.
    Bei einem "Mittel zum Zertrümmern von Steinen in Form eines Hammers, ..." muss der Verletzungsgegenstand tatsächlich zum Zertrümmern von Steinen verwendet werden oder zumindest dazu bestimmt sein. Das ist z.B. nicht der Fall, wenn er ohne Verwendungshinweis verkauft wird. Der Übergang vom "Mittel" zum "Hammer" erweitert somit den Schutz.


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  7. #17
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    Avatar von PatFragen
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    Hallo Alfred,

    die Entscheidung ist logisch der Supergau! Offensichtlich rotzt der BGH einfach ohne jede Not einen völligen Hammer raus, ohne zu bedenken, was er logisch tut.


    Logisch gesehen ist durch die Entscheidung ausgesagt worden, dass ich durch die Hinzunahme weiterer Merkmale in den Verletzungsgegenstand aus dem Schutz herauskomme. Ob ich die größere Einheit anders nenne oder nicht ist logisch schnurzpiepe. Ich kann die kleine Einheit oder die große Einheit auch Schniepelpuhl nennen. Es kann nicht auf die Bezeichnung ankommen. D.h. ich kann auch das elektronische Modul zusammen mit dem Kunststoffträger immer noch elektronisches Modul nennen, solange es nicht eine eindeutige abgeschlossene Definition gibt, was ein elektronisches Modul enthalten kann und was nicht. Solche eindeutigen abgeschlossenen Definitionen werden in Patentanmeldungen aber selten gegeben (entspricht im Wesentlichen der Verwendung von „bestehen“), weil man ja gerade erreichen will, dass nur die Mindestmenge der Merkmale festgelegt sein soll (d.h. „aufweisen“). Der BGH hat logisch gesehen entschieden, dass der Anspruch nun (zumindest in dem Fall) auch eine Maximumschranke für die Merkmale festlegt!

    Oder anders ausgedrückt. Ein Patent schützt nur ein elektronisches Modul. Ich stelle etwas her, was ein zusätzliches Merkmal hat (das ggf. nicht im Patent gezeigt wird) und dann argumentiere ich bei dem Verletzungsprozess einfach, dass das durch das zusätzliche Merkmal kein elektronisches Modul mehr ist, sondern ein Schiepelpuhl, das ganz was anderes ist.
    Auch eine (für mich vollständig willkürliche) Unterscheidung zwischen Schutzbereich und Schutzgegenstand hilft dabei nicht weiter. Im Urteil spricht der BGH von „nicht geschützt“, d.h. er bezieht sich eindeutig auf den Schutzbereich des §§14 und 22 (ist ja auch logisch, weil es ein Nichtigkeitsverfahren war :-) ). Der Sinn des §22(1)2.Alt ist doch aber gerade zu verhindern, dass etwas was durch das Patent bei Patenterteilung noch nicht geschützt war (d.h. noch keine Verletzung war), nachträglich durch eine Änderung im Einspruchsverfahren geschützt zu bekommen (d.h. jetzt eine Verletzung ist). Also muss logisch der Schutzbereich des §22 dem Inhalt nach dem „Gegenstand“ des §9 entsprechen. Da kann man nicht einfach etwas anderes wie „Schutzgegenstand“ einführen, weil dies dem Sinn des §22 völlig widersprechen würde.


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  8. #18
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    Hallo Hans35,

    die erfinderische Tätigkeit hattest du in dieser Diskussionsrunde zu Art. 123(3) EPÜ vorgebracht. Welche Verbindung besteht also zu der besagten Norm des EPÜ?

    Zum Mittelanspruch:

    Ein Mittelanspruch ist grundsätzlich nach meinem Verständnis ein Erzeugnisanspruch.

    Bspw. ist ein Anspruch auf ein Befestigungsmittel (Mittel zum Befestigen wie Nagel oder Niete) nicht darauf beschränkt, dass das Mittel tatsächlich auch für den Zweck genutzt wird, sondern sich lediglich dafür eignet. Durch diesen Anspruch wird ein Nagel oder Niete geschützt, obgleich dieser für das Ziel "Befestigung" eingesetzt wird. Selbstverständlich sind Konstellationen vorstellbar, wobei die Funktion auch tatsächlich erfüllt werden muss. So hat der BGH zumindest einen Mittelanspruch (Antivirusmittel) gesehen. Innerhalb einer Vorrichtung kommen den "Mitteln zum xx" häufig eine funktionelle Bedeutung zu, welches sich aus der Lehre der Patentschrift ergibt.

    Das EPA ist soweit ich es einschätzen kann, sehr zurückhaltend bei einer Anspruchsformulierung wie Befestigungsmittel (als Gattungsbegriff), ein funktionelles Merkmal anzuerkennen.


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  9. #19
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hi PatFragen,

    die BGH-Entscheidung ist meiner Ansicht nach auch sehr fragwürdig.

    Angenommen der Inhaber eines älteren Patents hat das elektrische Modul geschützt.

    Fall: In der Beschreibung ist eine Vorrichtung enthaltend das elektrische Modul offenbart, jedoch nicht beansprucht.


    Ein jüngeres Patent wird erteilt auf eine Vorrichtung enthaltend das elektrische Modul, wobei das Amt wieder einiges übersehen hat.

    Der Inhaber des jüngeren Patents nimmt den Inhaber des älteren Patents aufgrund einer Patentverletzung in Anspruch: Der Inhaber des älteren Patents hatte schließlich doch eine Vorrichtung enthaltend das elektrische Modul auf den Markt gebracht.

    Sofern der Inhaber des älteren Patents nicht den Umweg über das Nichtigkeitsverfahren einschlagen möchte, setzt dieser auf die Einrede des älteren Rechts innerhalb des Patentverletzungsverfahrens.

    Hat der Inhaber des älteren Patents innerhalb des Patentverletzungsverfahrens gute Aussichten auf Erfolg?
    Geändert von Alfred (28.08.18 um 16:10 Uhr)


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  10. #20
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    @ PatFragen
    Mit deinen Logik-Argumenten erinnerst du mich ein bisschen an Don Quijote und seinen Kampf gegen Windmühlenflügel.

    Ob du die größere Einheit anders nennst oder nicht, ist eben nicht "schnurzpiepe". Es geht darum, den beanspruchten Gegenstand zu beschränken, und das kann dessen Breite (in Form von herausgenommenen Ausführungsbeispielen) betreffen, dessen Lehre (in Form von ergänzten Anspruchsmerkmalen), oder es kann auch in anderer Weise geschehen. Aber dabei darf der Schutzbereich nicht gleichzeitig - gewollt oder ungewollt - in irgendeiner Hinsicht erweitert werden.

    Im Prüfungsverfahren muss ich mir halt überlegen, wie ich den Anspruch formuliere, um ihn besonders leicht durchzusetzen. Im Einspruch darf ich dahingehend nichts mehr nachbessern. Das Gestalten des Patents dient hier ausschließlich zur Beschränkung des Patents im Interesse des Einsprechenden und es wird unterbunden, wenn es für den Patentinhaber zu irgendwelchen Vorteilen führt, die er mit der erteilten Fassung nicht hatte. Auch eine Beweiserleichterung im Verletzungsfall (soweit sie im Einspruchsverfahren bereits sichtbar wird) ist eine Schutzbereichserweiterung. Denn es könnte ja Fälle geben, in denen der Patentinhaber nur mit dieser Beweiserleichterung erfolgreich sein kann und er somit seinen Schutz erst durch das Einspruchsverfahren erhält. Dann wird eben das ganze Patent widerrufen, anstatt dass es nur beschränkt wird.

    Bei meinem Beispiel wäre es einfacher, einen Computer zu beschlagnahmen, als einen in einem Computer eingebauten Chip, wenn der vermeintlich beschränkte Anspruch auf einen Computer gerichtet ist, und der erteilte Anspruch nur auf den Chip. Das genügt für 123(3). Ich denke, dafür muss der Einsprechende nicht mal nachweisen, dass es wirklich einfacher ist; die bloße Möglichkeit genügt. - Das Entsprechende gilt für die zitierte BGH-Entscheidung.


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