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Thema: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

  1. #1
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    Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Für den Fall, dass ein Patent für lediglich einen (Zahlenwort) Anspruch erteilt worden ist, der auf einen Chip oder Computerchip gerichtet ist, würde die Änderung des Anspruchs zu einem Computer enthaltend den Chip im Rahmen eines Einspruchsverfahrens gegen Art. 123(3) EPÜ verstoßen? Der Computer umfassend den Chip ist in der Beschreibung ausdrücklich erwähnt.

    Existiert in der deutschen Rechtsprechung evtl. eine abweichende Meinung?

    Selbstverständlich ist vorliegend unter dem Obergriff der Gattungsbegriff zu verstehen.
    Geändert von Alfred (27.08.18 um 13:27 Uhr)


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  2. #2
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    Avatar von Pat-Ente
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Meines Erachtens nicht, und ich habe derartige Änderungen in Einspruchs(beschwerde)verfahren auch schon erlebt.

    Grundfrage bei Art. 123(3) ist ja, ob mit der Änderung etwas unter Schutz gestellt würde, was vorher nicht dem Schutz unterfiel. Das ist bei deinem Beispiel nicht der Fall, ein Computer enthaltend den geschützten Chip wäre auch vor der Änderung vom Anspruch erfasst gewesen.


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  3. #3
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hallo Alfred,

    es kommt m.E. voraussichtlich darauf an, was der Fachmann unter einem
    "Computer enthaltend (bzw. umfassend) einen Chip, der ..."
    versteht (wobei die drei Pünktchen die "eigentliche", hier nicht weiter interessierende Erfindung charakterisieren). Wenn diese geänderte Formulierung auszulegen ist als
    "Chip, der ..., wobei der Chip in ein Computergehäuse eingebaut ist."
    dann ist das wohl mehr oder weniger eindeutig eine Schutzbereichsbeschränkung durch ein zusätzliches Merkmal und insofern kein Verletzung von 123(3), wie es auch PatEnte schreibt.

    Anders könnte es sein, wenn - infolge der Auslegung der (erteilten) Patentschrift - "enthaltend" (bzw. "umfassend") so auszulegen ist, dass der Chip im Rahmen des Computers bestimmte Aufgaben übernimmt und daher der Computer (im Betrieb) bestimmte Merkmale an den Tag legt, die er mit einem anderen Chip nicht hätte, wobei aus den unveränderten Merkmalen (drei Pünktchen) nunmehr hervorgeht, welche Merkmale des Computers (und nicht nur des Chips!) das sind. Ich kann mir vorstellen, dass ein solches Gerät nicht einfach als eine Ausführungsart eines "Chips" anzusehen ist, und wenn der Schutz nun auf ein solches Gerät gerichtet wird, dann kann das durchaus als Verletzung von 123(3) angesehen werden.

    Demgemäß fürchte ich, das Ergebnis ist eher offen, sei es beim EPA oder beim DPMA. In jedem Fall würde ich statt "enthaltend" eine klarere Formulierung anstreben.

    Viel Spaß bei der Arbeit!
    Hans35


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  4. #4
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hallo Pat-Ente,

    vielen Dank für die Antwort.

    In T 0352/04 wird ein Patent auf ein Haarbehandlungsmittel erteilt. In der geänderten Fassung wird ein Haarbehandlungsmittel mit einer Sprühvorrichtung geschützt.

    In Entscheidungspunkt 2.10 wird folgendes ausgeführt:
    "Aus dem vorstehenden ergibt sich, dass die Aufnahme des Merkmals "mit einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung", nunmehr Gegenstände umfasst, die neben den kosmetischen Haarbehandlungsmitteln auch eine mechanische Sprühvorrichtung in verschiedensten Ausführungsformen mit schützt, da der Schutzbereich nicht auf den Wortlaut des Anspruchs beschränkt werden kann (Auslegungsprotokoll, siehe obigen Punkt 2.7). Da durch die geänderte Anspruchsformulierung nunmehr eine mechanische Vorrichtung mitgeschützt ist, die durch die erteilte Anspruchsfassung nicht umfasst war, ist somit der Schutzumfang des Streitpatents gegenüber dem erteilten Haarhandlungsmittel erweitert worden. Daher verletzt die aufrechterhaltene Fassung des Streitpatentes Art. 123 (3) EPÜ."

    Was nicht unerwähnt bleiben soll, ist dass die Beschwerdekammer einen Kategoriewechsel diskutiert hat, da ihrer Ansicht nach von einem Mittelanspruch auf einen Vorrichtungsanspruch gewechselt wurde.

    Der Mittelanspruch ist nach Ralf Ulrich ein Erzeugnis als Mittel zu einem bestimmten Zweck. Daher sollte es sich meiner Ansicht nach auch bei einem Mittelanspruch um ein Erzeugnisanspruch handeln. Ist die Sichtweise allgemein anerkannt?

    Das Haarbehandlungsmittel (Zusammensetzung als Mittel zur Behandlung von Haaren) sollte doch auch Vorrichtung enthaltend besagte Zusammensetzung erfassen. Ob die Zusammensetzung lediglich geeignet sein muss (entsprechend der EPA Neuheitsprüfungskriterien) oder vielmehr ein finales Element darstellt (BGH "Antivirusmittel") scheint nicht wichtig zu sein, da entweder das eine oder das andere in Verbindung mit der Sprühvorrichtung keine Erweiterung des Schutzbereichs herbeiführt.

    Kommt das Beschwerdekammer des EPA in der genannten Entscheidung zu dem Schluss eines Verstoßes gegen 123(3) EPÜ, da sie einem Mittelanspruch mit einem Verwendungsanspruch gleichsetzen und der Wechsel zu einer Vorrichtung den Schutzbereich erweitert? Oder ist der Wechsel des Gattungsbegriffs bereits als Aliud anzusehen?

    Wie wird die genannte Entscheidung der Beschwerdekammer von Euch beurteilt?
    Geändert von Alfred (27.08.18 um 16:37 Uhr)


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  5. #5
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hallo Hans35,

    sollte die Frage nach dem Gattungsbegriff die Berücksichtigung einer Ausführungsform nicht einschließen?

    Kann ein Chip, der in einem Computergehäuse eingebaut ist als Beschränkung des Chips angesehen werden? Daher muss eine derartige Auslegung wohl ausscheiden.

    Abgesehen von diesem Aspekt handelt es sich tatsächlich um einen Wechsel des Gattungsbegriffs, was eine Betrachtung von Ausführungsformen wohl ausschließen dürfte.

    Demnach muss das Ergebnis auch nicht offen bleiben.


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  6. #6
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    Avatar von Pat-Ente
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Ich muss gestehen, dass ich die T 0352/04 etwas schwierig nachzuvollziehen fand ...

    Ich habe es letztlich so verstanden, dass die BK hier Bedenken hatte, weil der (neu beanspruchte) Gegenstand der Sprühflasche durch das (möglicherweise) enthaltene Mittel nicht eingeschränkt wird (die Eigenschaften der Sprühflasche ändern sich durch das Einfüllen eines speziellen Mittels nicht). Damit würde der Schutz auf (bisher nicht umfasste) beliebige Sprühflaschen ausgedehnt (so ganz überzeugt mich das nicht, weil ja schon das Mittel enthalten sein muss, um eine Verletzung zu begehen, aber lassen wir das mal dahingestellt sein; ich hätte das hier eher an der Klarheit scheitern lassen, denn was heißt schon "Mittel ... mit einer Sprühflasche" - die BK hatte ja selbst schon auf Art. 84 hingewiesen).

    Bei dem Computer/Chip-Beispiel ist das anders, weil der Computer durch den Einbau des Chips ein "anderer" wird, d.h. seine Eigenschaften durch den Chip (mit-) bestimmt werden; ich denke, darauf wollte auch Hans35 hinaus (ich halte das aber gerade für _keine_ Verletzung von Art. 123(3) EPC, siehe mein erster Beitrag).


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  7. #7
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    Avatar von PatFragen
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hallo Alfred,
    wenn du schon nach deutscher Rechtsprechung fragst. Gab es da nicht mal diese tolle (vollständig durchdachte) Entscheidung des BGH Names "Elektronisches Modul" (BGH GRUR 2005, 145 elektronisches Modul)? Da gab es, glaube ich, noch eine Nachfolgeentscheidung, die in die gleiche Richtung ging.

    Wenn ich mich an den Inhalt noch richtig erinnere (ist schon eine Weile her, dass ich die damals gelesen habe und die mich ob ihrer logischen Konsequenzen umgehauen hat) schließt der BGH damit logisch alle Änderungen (zumindest im Nichtigkeitsverfahren) aus, die nur eine Stütze in der Beschreibung, jedoch nicht schon im erteilten Anspruchssatz ihren Niederschlag hatten. Aber wer würde schon vom BGH halbwegs logisch durchdachte Urteile erwarten ;-)? Wir hatten mal versucht, das Argument in einer EPA-Einspruchsverhandlung, mit Verweis auf "Elektronisches Modul" und dass das EPA eigentlich rechtlich anerkannte Grundsätze (die mittelbare Patentverletzung gibt es in ziemlich vielen EPÜ-Ländern) zu berücksichtigen hat, vorzutragen. Die Abteilung hat noch nicht einmal ansatzweise verstanden, was die logischen Folgen der Entscheidung sind oder was überhaupt ein "Schutzbereich" ist :-).


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  8. #8
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    @Alfred

    Ein Kategoriewechsel ist zumindest dann ein Verletzung von 123 (3), wenn er zu zusätzlichen Rechten führt, also z.B. weil ein (zunächst beanspruchtes) Verfahren nicht wie eine Vorrichtung (gemäß dem geänderten Anspruch) das Importieren umfasst. Daran gemessen ist eine Änderung des Oberbegriffs eine schwächere Änderung, die der Einzelfallbeurteilung unterliegt. Meine (vielleicht nicht ganz gelungenen) Beispiele für eine mögliche "Auslegung" des Beispiels Chip/Computer sollten verdeutlichen, dass es Beispiele für beide Ergebnisse (für Zulässigkeit und für Unzulässigkeit bzgl. 123(3) ) geben kann, und dass es dabei sowohl auf die genaue Formulierung des geänderten Anspruchs als auch auf den Inhalt der PS ankommt. Eine Grundsatzentscheidung, dass eine Änderung des Oberbegriffs immer als eine Schutzbereichserweiterung anzusehen ist, kenne ich nicht.

    Nach meinem Verständnis liegt eine Schutzbereichserweiterung immer dann vor, wenn eine Handlung (z.B. die Herstellung eines konkret zu bezeichnenden Erzeugnisses, oder die Durchführung eines konkret zu bezeichnenden Verfahrens) angegeben werden kann, die nach dem Wortlaut des geänderten Anspruchs geschützt ist, nach dem Wortlaut der PS aber nicht. Das kann ohne Kenntnis der PS und des Wortlauts des geänderten Anspruchs wohl kaum allgemein beurteilt werden.

    Bei der ersten Auslegung des geänderten Patentanspruchs (in meinem Beitrag #3) werden nur alle Chips von Schutz ausgeschlossen, die nicht in einen Computer eingebaut sind; es kommt aber nichts an geschützten Gegenständen hinzu. Insofern wird der Schutzbereich nur eingeschränkt. Bei der zweiten Auslegung ist ein Computer mit bestimmten Merkmalen unter Schutz gestellt und könnte z.B. an der Grenze beschlagahmt werden, und nach dem Wortlaut des erteilten Anspruchs war dieser Computer nicht unmittelbar vom Schutz umfasst. Solange der Anspruch nur auf den Chip gerichtet ist, wäre daher die Beschlagnahme des ganzen Rechners zumindest schwieriger. Für eine Verletzung von 123(3) durch die Anspruchsänderung kommt es letztlich darauf an, welche Auslegung mit der (erteilten) PS vereinbar ist.
    Geändert von Hans35 (28.08.18 um 08:02 Uhr) Grund: Letzer Absatz ergänzt.


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  9. #9
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hallo Pat-Ente,

    die T 352/04 und auch T 1898/07 zitierende Entscheidung T 0057/12 stellt ebenfalls darauf ab, dass keine Wechselwirkung zwischen dem zuvor geschützten Gegenstand (Substanz) und dem geänderten Gegenstand (Vorrichtung) besteht, obgleich der zuvor geschützte Gegenstand (Substanz) in dem geänderten Gegenstand (Vorrichtung) enthalten ist. In der Patentschrift wird kein Zusammenhang hergestellt. Resultiert daraus, dass die Substanz lediglich optional in der Vorrichtung enthalten ist.

    Dies könnte bedeuten, dass eine Vorrichtung enthaltend die Substanz, wobei die Beschreibung keinen Zusammenhang Vorrichtung und Substanz herstellt lediglich die Vorrichtung schützt. Demnach wäre die Substanz als nicht-technisches Merkmal zumindest hinsichtlich der Vorrichtung anzusehen. Wird durch eine derartige Situation: (1) Vorrichtung enthaltend Substanz und (2) In der Patentschrift keine Zusammenhang hergestellt jegliche Vorrichtung auch ohne Substanz geschützt?


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  10. #10
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    AW: Änderung des Oberbegriffs als Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ

    Hallo Hans35,

    vielen Dank.

    Deinen Ausführungen zur Durchsetzbarkeit eines Anspruchs in Abhängigkeit vom Oberbegriff (Gattungsbegriff) kann ich nur zustimmen. Des Weiteren hat die Art des Gegenstandes auch einen Einfluss auf die Schadensberechnung. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Entscheidungen des EPA bei einem Wechsel des Gattungsbegriffs von derartigen Überlegungen getragen werden? In Bezug auf den Kategoriewechsel kann ich dir nur zustimmen. Dafür liegt eine Reihe von EPA-Rechtsprechung vor.

    Andere Entscheidung haben die mangelnde Anwendbarkeit von T 352/04 auf den Wechsel des Gattungsbegriffs damit begründet, dass in T 352/04 auf den Kategoriewechsel abgestellt wird. Allerdings ist aus meiner Sicht unklar, warum ein Übergang von einem Haarbehandlungsmittel (Erzeugnis als Mittel zur Haarbehandlung) zu einer Vorrichtung ein Kategoriewechsel darstellen soll. Beide sind Erzeugnisansprüche.


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