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Thema: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

  1. #1
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    Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    Das EPA erteilt auch Patente auf Enantiomere (jüngeres Patent) von bekannten Racematen (älteres Patent). Bspw. werden in einer Druckschrift die optischen Aktivität bzw. absolute Konfiguration nicht konkret aufgeführt, sondern lediglich eine Strukturformel oder Name ohne Angabe der optischen Eigenschaft oder absoluten Konfiguration.

    Bei der Beurteilung der Neuheit betrachtet das EPA scheinbar nicht die Tatsache, dass das Racemat vom Anspruch erfasst wird. Mit der Folge, dass das jüngere Patent auch die Herstellung, Anbieten usw. eines Racemats verbieten könnte.

    Das BGH scheint dies bei der Neuheitsbetrachtung anders zu handhaben. Es wird geprüft, ob das Racemat gemäß der Lehre des Patents vom Anspruch bezogen auf die optische aktive Verbindung erfasst wird. Sofern in der Beschreibung das Racemat als Stand der Technik beschrieben wird, kann es aus dem Schutzbereich des Patents ausgeschlossen werden. Aus diesem müsste folgen, dass ein Stand der Technik der während des Prüfungsverfahren in die Beschreibung aufgenommen wird, nicht zu einer Beschränkung des Schutzumfangs führen kann.

    Die konkreten Fragen sind:

    Bezieht sich das EPA tatsächlich lediglich auf den Schutzgegenstand?

    Nachträglich eingefügter Stand der Technik hat keinen Einfluss auf den Wortsinn eines Anspruchs?
    Aus diesem würde folgen, dass ein nicht aufgenommener Stand der Technik in die ursprüngliche Anmeldung nachteilig wäre?


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  2. #2
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    AW: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    Sofern die Frage zu trivial erscheint, würde ich mich über eine kurze sowie mühelose Antwort sehr freuen.


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  3. #3
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    AW: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    Hallo Alfred,

    ich bin kein Chemiker und würde daher aus Deinen Fragen gerne was lernen, deshalb kurz meine Einschätzung aus "mechanischer Sicht" dazu; ich hoffe auf eine fruchtbare Diskussion.

    zu Frage 1:

    Das EPA, wie auch das DPMA, prüfen die Patentansprüche bzw. deren Merkmale. Erfahrene Prüfer haben mir erzählt, dass sie vor der Recherche weder die Beschreibung noch die Zeichnungen ansehen, um sich ihre Vorstellung vom Sinngehalt der Ansprüche nicht zu "verderben".

    Insofern beziehen die Prüfer sich wohl lediglich auf den Schutzgegenstand, besser den Gegenstand für den Schutz begehrt wird.

    zu Frage 2:

    Kommt drauf an. Wenn ich mich an Art. 69 EPÜ und § 14 PatG halte, dann schon, nämlich im Rahmen der Auslegung der Patentansprüche. Die wird aber von Prüfern nicht gern gemacht oder, wenn man Pat-Fragen folgen möchte, auch falsch gemacht (siehe Thema: Art. 123(3)EPÜ und Oberbegriff und die darin zitierte Entscheidung T 0352/04).

    zu Frage 3:

    Das lässt sich so pauschal nicht sagen und hängt von der Auslegung der Patentansprüche ab. Der BGH sagt, dass der technische Sinngehalt der Patentansprüche zu ermitteln ist. Eine Auslegung der Patentansprüche dahingehend, dass der Stand der Technik vermieden wird, obwohl der Stand der Technik in den Wortsinn des Patentanspruchs fällt, ist grundsätzlich nicht statthaft (siehe BGH, Urteil vom 07.09.2004 - X ZR 255/01 "Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung", Rn 12ff.).

    Zusammenfassend:

    Ohne eine etwas genauere Darstellung bzw. Hinweise auf entsprechende Entscheidungen kann jedenfalls ich mir keine fundierte Meinung bilden. Ich bin außerdem skeptisch, dass Deine Prämisse, dass das Racemat unter den Wortlaut der Patentansprüche des jüngeren Patents falle, zutreffend ist. Hier wäre auch ein Hinweis recht hilfreich.

    Viele Grüße,
    Expatriot
    Geändert von Expatriot (31.08.18 um 16:24 Uhr) Grund: BGH Entscheidung eingefügt


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  4. #4
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    AW: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    Als Nicht-Chemiker würde ich die Sache so beurteilen, dass die Sicht des BGH, so wie du sie beschreibst, korrekt ist, die des EPA aber nicht, und ich würde damit rechnen, dass der BGH das EPA-Patent in einem Nichtigkeitsverfahren (für DE) korrigiert, wenn es denn dazu kommt. (Konkret kenne ich entsprechende Beschlüsse des EPA nicht und würde sie wegen des chemischen Kauderwelschs wohl auch nicht verstehen.) Vermutlich, wird aber niemand so frech sein, mit einem Patent auf die Enantiomere gegen das vorbekannte Racement eine Verletzungsklage einzureichen, auch wenn es offensichtlich in den Schutzbereich fällt, so dass der "Verletzer" zu einer Nichtigkeitsklage gezwungen ist. Da wird man sich eher außergerichtlich einigen.


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  5. #5
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    AW: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    Hallo Expatriot,

    Moleküle zeigen bei bestimmter Anordnung eine optische Aktivität, jedoch besitzen sie die gleiche Strukturformel. Ein Racemat ist ein Gemisch aus den zwei Stoffen, welche die gleiche Strukturformel aufweisen, aber eine entgegengesetzte optische Aktivität aufweisen.

    Ausgedrückt werden könnte es folgendermaßen:
    Verbindung A1 und Verbindung A2 sind Antipoden (optisch entgegengesetzte Aktivität)

    Racemat ist ein Gemisch aus A1 und A2, wobei weder A1 noch A2 im Stand der Technik offenbart ist.

    Sofern der Stand der Technik lediglich die Strukturformel erwähnt, ohne jedoch die optische Aktivität anzugeben, ist eine Strukturformel zusammen mit der konkreten optischen Aktivität neu.

    In T 0296/87 (Case Law Book) wird die Neuheit eines Enantiomers gegenüber Racematen beschrieben.

    Fraglich ist, ob ein Anspruch auf A1 (ein Enantiomer); ohne weitere Angaben im Anspruch auch ein Racemat erfasst. Der Schutzgegenstand ist Enantiomer A1, welches jedoch auch das Racemat bestehend aus A1 und A2 erfasst.

    In der Escitalopram-Entscheidung des BGHs wurde ausgeführt, dass ein unter den Wortlaut des Anspruchs falle, welches nur auf ein optisches Isomer gerichtet war, auch Stoffgemische insbesondere auch Racemate unter den Wortlaut fallen, obgleich der Gegenstand des Anspruchs sich lediglich auf ein optisches Isomer bezieht. Auf diesen Aspekt geht die Escitalopram-Entscheidung unter (23) und insbesondere unter (24) ein. Selbst wenn in den nebengeordneten Ansprüchen auch Zusammensetzung offenbart werden, wird ausdrücklich von den Richtern betont, dass es sich bei deren Betrachtung ausschließlich um Anspruch 1 gerichtet auf ein optisches Isomer handelt.

    In (24) wird dadurch gelöst, dass der Wortsinn des Anspruchs 1 im Zusammenspiel zwischen dem in der Beschreibung zitierten Stand der Technik und dem Wortlaut des Anspruchs ein Racemat (Gemisch) aus A1 und A2 ausschließe.
    Kann ein SdT zur Ermittlung des Wortsinns herangezogen werden?
    Kann ein nachträglich eingefügter SdT (während des Prüfungsverfahrens) zur Ermittlung des Wortsinns herangezogen werden?

    In der T-Entscheidung verliert die Kammer kein Wort über den Schutzbereich und führt somit auch keine Betrachtung des Schutzbereichs durch.

    Ich hoffe, dass der Unterschied zwischen Enantiomer und Racemat eingermaßen schlüssig dargestellt ist.


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  6. #6
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    AW: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    @Hans35

    Die Folge wäre doch, dass das Patent in DE nichtig sein könnte, obgleich das EPA es als patentfähig beurteilt hat.

    Nehmen wir an, dass EPA hätte einen Anspruch auf ein Enantiomer gegenüber dem Racemat erteilt. Aus der Beschreibung insbesondere dem Stand der Technik geht nicht hervor, dass der Wortsinn des Anspruchs ein Racemat ausschließt. Unter der Annahme, dass das EPA ausschließlich den Schutzgegenstand aber nicht die Reichweite des Anspruchs betrachtet hat.

    In einem Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG wird davon ausgegangen, dass ein Anspruch auf ein Enantiomer A1 auch das Racemat (Gemisch) aus A1 und A2 (Antipoden) erfasse und somit der Anspruch auf das Enantiomer A1 neuheitsschädlich getroffen sei. Das Patent wäre nichtig, obwohl das EPA es anders beurteilt hat.

    Mithin geht es nicht ausschließlich um das Verhältnis zwischen jüngeren und älterem Recht.


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  7. #7
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    AW: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    Zitat Zitat von Expatriot Beitrag anzeigen
    Der BGH sagt, dass der technische Sinngehalt der Patentansprüche zu ermitteln ist. Eine Auslegung der Patentansprüche dahingehend, dass der Stand der Technik vermieden wird, obwohl der Stand der Technik in den Wortsinn des Patentanspruchs fällt, ist grundsätzlich nicht statthaft.
    Könntest du bitte das Aktenzeichen der BGH-Entscheidung nennen?


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  8. #8
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    AW: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    Hallo Alfred,

    die Entscheidung, die ich meinte ist BGH, Urteil vom 07.09.2004 - X ZR 255/01 "Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung", Rn 12ff.

    Viele Grüße,
    Expatriot


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  9. #9
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    AW: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    Danke!

    Beziehen sich alle Entscheidungen, welche den Stand der Technik zur Auslegung des Schutzbereichs heranziehen auf äquivalent Verletzung (u.a. Freier Stand der Technik)? Sofern dies so sein sollte, wäre die Frage nach dem Einfluss der SdT ausgeräumt. Es gibt an immer wieder Entscheidungen, die den Eindruck erwecken, dass der Stand der Technik zur Bestimmung des Wortsinns genutzt werden könnte wie die genannte Escitalopram-Entscheidung (Rn 24) oder BPatG 19 W (pat) 312/04 (Rn 45).

    Entnehme ich deiner vorherigen Skepsis ausdrückende Aussage, dass der bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit eines Anspruchs nur der Schutzgegenstand des Anspruchs (sei es im Erteilungs-, Einspruchsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren) aber nicht seine Reichweite (Schutzbereich) berücksichtigt wird?

    In der Escitalopram-Entscheidung scheint der BGH im Rahmen seiner Neuheitsprüfung über den Schutzgegenstand hinaus auch den erfassten Bereich zu prüfen.

    Sofern diese Aussagen stimmen, kann das Patent auf das Enantiomer auch nicht im Nichtigkeitsverfahren untergehen. Die Ausführungen in der Escitalopram-Entscheidung unter Rn24 wäre sinnlos.

    Welche Folgen hätte dies für den Inhaber des älteren Patents auf das Racemat?

    Zudem könnte der Inhaber des jüngeren Patents gerichtet auf das Enantiomer anderen als dem Inhaber des älteren Patents wiederum die Herstellung des Racemats verbieten, weil das Enantiomer Bestandteil im Racemat ist.
    Geändert von Alfred (31.08.18 um 17:59 Uhr)


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  10. #10
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    AW: Unterschiedliche Prüfung EPA und BGH - Neuheit von Enantiomeren

    Zu Post #6:

    Wenn es wirklich zu einer Nichtigkeitsklage kommt, wird der Patentinhaber das vorbekannte Racement mit einem Disclailer ausschließen. Der verbleibende Gegenstand ist dann neu und auch im Übrigen patentfähig, so dass es eine beschränkte Aufrechterhaltung gibt. Da das idR ohne weiteres vorhersehbar ist, wird das wohl kaum so durchgezogen.
    Geändert von Hans35 (31.08.18 um 19:29 Uhr)


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