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Thema: Unzulässige Erweiterung

  1. #11

    AW: Unzulässige Erweiterung

    Hallo,

    wäre es nicht wesentlich sinnvoller, wenn Ihr als Kandidaten Euch zunächst mal an Euren Ausbilder wendet? Es ist nämlich dessen Job, Euch den Sinn und die Details von Nachanmeldungen zu erklären, und zwar nicht nur für irgendwelche Einzelfälle, sondern grundsätzlich, denn das werdet Ihr mal brauchen.

    Frohes Schaffen
    Blood für PMZ


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  2. #12
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    @Blood für PMZ

    Es mag sein, dass gerade zum Thema Priorität oft ungenaue Formulierungen verwendet und auch "tradiert" werden, die konsequentem Nachfragen nicht recht Stand halten. Oft hört man z.B., die Inanspruchnahme der Priorität bewirkt, dass der Anmeldetag der Nachanmeldung "auf den Anmeldetag der Prioritätsanmeldung vorverlegt" wird. Aber das ist nur der Fall, wenn die Inhalte von Prioanmeldung und Nachanmeldung identisch sind. Und schon, wenn Prionameldung und Nachanmeldung in verschiedenen Sprachen abgefasst sind, was ja sehr oft der Fall ist, kann man sich da nicht völlig sicher sein.

    Wer aber genauer wissen will, was es mit den inhaltlichen Unterschieden zwischen Prioanmeldung und Nachanmeldung auf sich hat und wo da vielleicht Überraschungen lauern, bohrt ein dickes Brett.


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  3. #13
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    @Larachen-10

    In der Tat solltest du versuchen, die patentrechtlichen Begriffe exakt zu verwenden, sonst versteht man nicht, was du fragen willst. Möglicher Weise hast du in Beitrag #8 die "ursprünglichen Unterlagen" mit "Prioritätsanmeldung" verwechselt, und vielleicht auch "geänderte Unterlagen im Prüfungsverfahren" mit "Nachanmeldung", was dazu geführt hat, das ich etwas über Priorität geschrieben habe, was mit dem ursprünglichen Thema nun gar nichts zu tun hat.

    Erst als du im Beitrag #10 "Einheitlichkeit" geschrieben und wohl "fehlende Neuheit" oder auch "dieselbe Erfindung" gemeint hast, ist mir etwas klarer geworden, wo man bei der Auslegung deiner Fragen anfangen muss. Versuch es bitte nochmal, indem du das schreibst, was du auch wirklich meinst.

    Wenn du dich zum Schärfen eines "Messers" äußerst, aber dabei von einer "Gabel" redest, hat man Schwierigkeiten herauszufinden, was du meinst. Kann sein, dass du damit am Anfang deiner Ausbildung noch überfordert bist. Trotzdem!

    (Meine Frau hat eine ganze Weile gebraucht, um zu akzepieren, dass ich im Verlauf meiner patentrechtlichen Ausbildung auch beim alltäglichen Gespräch immer mehr erwarte, dass jeder das sagt, was er auch meint, und dass ich deshalb andauernd herumkritisiere. Ich fürchte, das haben einige Kandidaten noch vor sich; hoffentlich hält die Ehe das aus!)
    Geändert von Hans35 (26.02.18 um 09:33 Uhr)


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  4. #14
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    Avatar von Asdevi
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    Zitat Zitat von Hans35 Beitrag anzeigen
    Gemäß Abs. 26 geht es um die "Zulässigkeit eines Disclaimers zur Herstellung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik". Danach "steht es der Zulässigkeit eines Disclaimers im Sinne eines negativ formulierten technischen Merkmals ... entgegen, wenn sich die dadurch bewirkte Beschränkung als technisch relevant erweist. ... Im Streitfall sind jedoch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich,..."

    Für mich war das überraschend, zumindest für das Prüfungsverfahren.
    Genau dieser Absatz macht aber die Entscheidung zu einem Pyrrhus-Sieg für den Anmelder. Denn der BGH hat ja jetzt befunden, dass das Merkmal, mit dem er sich vom Stand der Technik abgrenzt, keinen relevanten technischen Effekt hat. Das macht den Anspruch zwar neu, raubt ihm aber notwendig eine erfinderische Tätigkeit, denn wo kein technischer Effekt ist, kann auch nichts erfinderisch sein. Das BPatG wird jetzt halt wegen fehlender Erfindungshöhe zurückweisen.

    Damit schwenkt der BGH auf die EPA-Linie bei Disclaimern ein: Sie sind immer dann erlaubt, wenn sie nichts bringen (also keinen technischen Effekt haben). Ausnahme natürlich Stand der Technik nach 54(3), aber da ist es ja in Ordnung.


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  5. #15
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Damit schwenkt der BGH auf die EPA-Linie bei Disclaimern ein: Sie sind immer dann erlaubt, wenn sie nichts bringen (also keinen technischen Effekt haben). Ausnahme natürlich Stand der Technik nach 54(3), aber da ist es ja in Ordnung.

    Aber das gilt meinem Verständnis nur für nicht-offenbarte Disclaimer. Ein offenbarter Disclaimer (d.h. ein "negatives Merkmal") kann meiner Ansicht nach sehr wohl einen technischen Effkt haben. Ein Beispiel wäre das Merkmal "wobei die Statorwicklung frei von Hinterschneidungen ist" wenn die Statorwicklungen von E-Motoren des Standes der Technick alle so gewickelt sind, dass Hinterschneidungen vorliegen.


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  6. #16
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Das sehe ich auch so. Die erfinderische Tätigikeit ist vom nicht offenbarten Disclaimer nicht berührt, weil der - als Voraussetzung für seine Zulässigkeit - keinen technischen Effekt, also keine Vorteile für die Erfindung haben darf. Nur die offenbarte und beanspruchte Erfindung, zu der der Disclaimer ja nicht gehört, darf für sich nicht durch den Stand der Technik nahegelegt sein.
    ---
    Nochmal meine Ausgangsfrage: Könnte es sein, dass es hier um eine Sonderbehandlung für chemische Erfindungen geht? Die angemeldete und beanspruchte Erfindung wird durch eine Mehrzahl von Stoffen (oder in der BGH-Entscheidung: von stofflichen Zusammensetzungen) realisiert, von denen aber einige bereits bekannt sind (daher: neuheitsschädlich). Dabei lösen die bekannten Stoffe gemäß der Entgegenhaltung, aus der sie bekannt sind, dort ein anderes technisches Problem. Aber das sind nur einige von den nunmehr beanspruchten Stoffen, und diese bekannten Stoffe sollen aus dem neu zu erteilenden Patent durch den Disclaimer ausgeklammert werden. Weil in der Entgegenhaltung nicht dasselbe technische Problem gelöst wird wie die Anmeldung, ist die erfindungsgemäße Lehre dann neu.

    In Wirklichkeit wäre also die beanspruchte Lehre (Problemlösung) aber auch neu, wenn man den Disclaimer weglässt, nur würden dadurch Stoffe geschützt, die bereits (für den Einsatz zu anderen Zwecken) bekannt sind (und für die evtl. sogar bereits ein Patent erteilt wurde). Das verhindert dann der Disclaimer.

    Letztlich wäre die BGH-Entscheidung dann also eine Konsequenz des absoluten Stoffschutzes, der ja für jeden Stoff nur einmal erteilt werden kann. Die Bemerkung, dass der Disclaimer die Neuheit der beanspruchten Erfindung gegenüber der Entgegenhaltung bewirkt, wäre dann eher irreführend, weil es nämlich nicht um die Neuheit der Erfindung, also der offenbarten technischen Lehre geht, gemäß der ein technisches Problem durch eine Reihe von Stoffen gelöst wird, sondern nur um die Bekanntheit von bestimmten Stoffen "als solchen".

    Man könnte sich das so vorstellen, dass ein als Arzneimittel bekannter Stoff zu einer (größeren) Gruppe von Stoffen gehört, die (gemäß der Erfindung) als Katalysator für das Erzeugen bestimmter Kunststoffe funktioniert und in Form von Ansprüchen beansprucht wird, die direkt auf diese Gruppe von Stoffen gerichtet sind.


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  7. #17
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    Zitat Zitat von Hans35 Beitrag anzeigen
    Die Bemerkung, dass der Disclaimer die Neuheit der beanspruchten Erfindung gegenüber der Entgegenhaltung bewirkt, wäre dann eher irreführend, weil es nämlich nicht um die Neuheit der Erfindung, also der offenbarten technischen Lehre geht, gemäß der ein technisches Problem durch eine Reihe von Stoffen gelöst wird, sondern nur um die Bekanntheit von bestimmten Stoffen "als solchen".
    Nein.

    Auf Patentierbarkeit beurteilt werden nicht Patentanmeldungen, sondern Patentansprüche. Und die "technische Lehre" eines Patentanspruchs ist das, was sich aus dessen Merkmalen ergibt. Wenn der Patentanspruch auf ein Produkt als solches gerichtet ist, dann ist die zu schützende technische Lehre das Produkt und sonst nichts. Wenn das Produkt schon bekannt ist, ist die Lehre nicht neu. Fertig aus.

    Was der Patentanmelder sonst noch so in seine Anmeldung schreibt (zum Beispiel wofür sein Produkt verwendet werden kann), spielt keine Rolle. Wenn der Anmelder meint, die besondere Verwendung des Produkts sei eigentlich die Lehre seiner Anmeldung, dann soll er Verwendungsansprüche formulieren. Man kann jedenfalls nicht argumentieren, dass irgendeine "technische Lehre" neu und erfinderisch sei, wenn sich die Merkmale dieser Lehre nicht im Anspruch wiederfinden.


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  8. #18
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Vor der Olanzapin-Entscheidung hätte ich das genau so geschrieben, wie du jetzt.

    Aber bei Olanzapin war es eben auch so, dass die Substanz Olanzapin "als solche" aus der Entgegenhaltung bekannt war, aber nicht "isoliert" oder "individualisiert", sondern nur als Teil einer Gruppe von Substanzen (vgl. Abs. 28, 35, 37), z.B. in Form einer Strukturformel mit Parametern. Das Olanzapin für sich, auf das der fragliche Anspruch gerichtet war, löst mit seinen, nur in der Anmeldung offenbarten CAR- und CAT-Werten ein technisches Problem, das in der Entgegenhaltung nicht angesprochen oder gar gelöst wird; die anderen Substanzen der Entgegenhaltung waren für die Lösung dieses Problems auch nicht geeignet. Daher ist der auf das Olanzapin gerichtete Anspruch neu, obwohl der Stoff als solcher schon bekannt war, oder genauer: unter die bekannte Struktuformel fällt.
    Leitsatz: "Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind die unter diese
    Formel fallenden Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart."

    Aus der Entscheidung "Olanzapin" kann man also ablesen, dass es zumindest für die Neuheit von Erfindungen, in denen der Anspruch unmittelbar auf einen chemischen Stoff gerichtet wird, sehr wohl darauf ankommt, was der Patentanmelder "sonst noch" so in seiner Anmeldung schreibt, nämlich welches Problem (hier: Nebenwirkungsfreiheit des Stoffes als Medikament, gemessen in CAR- und CAT-Werten) gelöst wird. Dies, obwohl im Anspruch nur die Lösung des Problems, also die Substanz angegeben wird, und sonst nichts.

    Ergänzung:
    Eine Erfindung ist die technische Lösung eines technischen Problems.
    Also:
    1. Ohne technisches Problem keine Erfindung.
    2. Ohne technische Lösung des Problems keine Erfindung.
    Im Anspruch steht nur die Lösung.
    Geändert von Hans35 (27.02.18 um 19:36 Uhr)


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  9. #19
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    Zitat Zitat von Hans35 Beitrag anzeigen
    Leitsatz: "Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind die unter diese
    Formel fallenden Einzelverbindungen grundsätzlich noch nicht offenbart."

    Aus der Entscheidung "Olanzapin" kann man also ablesen, dass es zumindest für die Neuheit von Erfindungen, in denen der Anspruch unmittelbar auf einen chemischen Stoff gerichtet wird, sehr wohl darauf ankommt, was der Patentanmelder "sonst noch" so in seiner Anmeldung schreibt, nämlich welches Problem (hier: Nebenwirkungsfreiheit des Stoffes als Medikament, gemessen in CAR- und CAT-Werten) gelöst wird.
    Der letzte Absatz folgt nicht aus dem ersten Satz. Eine Markush-Formel offenbart grundsätzlich noch nicht sämtliche Verbindungen, die darunter fallen. Damit war Olanzapin "als solches" neu, nämlich als bisher nicht offenbarte Kombination einzelner Substituenten an der Formel. Die Neuheit hatte nichts mit den angeblichen Vorteilen zu tun. Die spielen nur für erfinderische Tätigkeit eine Rolle.

    Wäre Olanzapin schon im Stand der Technik offenbart gewesen, meinetwegen als Lack für Tischlerarbeiten, dann wäre ein Anspruch auf Olanzapin nicht patentierbar gewesen. Unabhängig davon, was der Patentanmelder über Nebenwirkungsfreiheit und CAT-Werte schreibt. Da kannst du noch so lang jammern, dass Tischlerlack nicht "dieselbe Erfindung" sei wie ein Medikament - wenn es sich um strukturell dieselbe Verbindung handelt, dann ist ein Anspruch, der nur die Struktur lehrt, nicht neu.


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  10. #20
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Hallo Asdevi, beim deinem zweiten Absatz gebe ich dir sofort Recht, beim ersten habe ich den Eindruck, dass ich nicht verständlich gemacht habe, woum es mir geht.

    Deshalb versuch ich's mal mit einem Beispiel. Zunächst die Olanzapin-Problematik:

    Angenommen, in der Anmeldung A wird eine Stukturformel offenbart, unter die 12 Stoffe fallen, und der Anmelder beansprucht damit die 12 Stoffe, die unter diese Formel fallen, indem er diese Strukturformel in den Anspruch 1 schreibt. Einer dieser Stoffe habe den Namen "Ola". Das Patent wird erteilt.

    In einer späteren Anmeldung B offenbare ein (anderer) Anmelder Ola "individualisiert" und der Anspruch 1 sei unmittelbar auf "Ola" gerichtet. Dafür muss in B zumindest angegeben sein, wie Ola von den anderen 11 aus A bekannten Stoffen isoliert werden kann, oder aber dass Ola mit einem anderen Verfahren hergestelt werden kann, sonst kann der Fachmann Ola nicht nacharbeiten. Darüber hinaus werden in B Vorteile von Ola angegeben, die Ola über die in A offenbarten gemeinsammen Eigenschaften der 12 Stoffe hinaus hat; darin besteht das mit Ola gelöste technische Problem. Dabei muss dem Anmelder von B klar sein, dass er nur ein abhängiges Patent erhalten kann, das in den Schutzbereich von A fällt.

    Welches Kriterium gibt es nun, um zu unterscheiden, ob die Anmeldung A für den Anspruch 1 in B neuheitsschädlich ist, bzw. ob ein zweites Patent mit dem begehten Stoffschutz für Ola erteilt werden kann?

    Dass das isolierte Herstellen von Ola, also um Ola "in die Hand zu bekommen", statt wie in A etwa nur das Herstellen eines Gemisches mit den anderen 11 Stoffen, ist eine notwendige Voraussetzung für die Erteilung von B. Das ist in der BGH-Entscheidung Escitalopram klargestellt worden. Aber welcher Reinheitsgrad von Ola genügt dafür, dass es als "individualisiert" dem Fachmann in die Hand gegeben wird? Genügt schon, ausgehend von A, eine geringe Anreicherung von ein paar Prozent, um an den erstrebten absoluten Stoffschutz zu gelangen?

    B muss für die Neuheit der beanspruchten Erfindung jedenfalls über A irgendwie hinausgehen, indem es in der Anmeldung B Angaben gibt, die zum "Individualisieren" von Ola führen, genauer: die sich als Kriterium für ein erfolgreiches Individualisieren eignen. Dafür sehe ich nur die Möglichkeit, auf die allgemeine Definition einer Erfindung (= technische Lösung eines technischen Problems) zurückzugreifen. D.h. B muss in seiner Anmeldung Angaben machen, die zeigen, dass Ola für irgend einen Zweck besser ist, als die anderen 11 Stoffe, die auch in A beansprucht sind, und dass deshalb in B ein anderes (nicht unbedingt neues) technisches Problem gelöst wird, das jedenfalls in A nicht gelöst wird, wodurch dann in B eine andere Erfindung beansprucht wird als in A. Die Offenbarung einer solchen anderen Erfindung müsste dann umfassen, wie Ola von den anderen 11 Stoffen mit technisch ausreichendem Reinheitsgrad für diesen Zweck isoliert werden kann. (Für die Erteilung von A es war sicher keine Voraussetzung, Ola von den anderen 11 Stoffen mit irgendeinem Reinheitsgrad anzureichern oder zu isolieren.) Ohne Angabe des zu lösenden Problems in B wäre nicht feststellbar, welcher Reinheitsgrad beim "Individualisieren" ausreicht, damit der Fachmann die Erfindung nacharbeiten kann. (Darauf müsste dann wohl ggf. auch in einem Verletzungsverfahren zurückgegriffen werden.)

    Ich stelle mir da beispielsweise als Extremfall vor, Ola sei eins der 12 Isotope, aus denen ein in A' beanspruchtes Stoffgemisch besteht, und gemäß der Ameldung B' kann schon eine geringe Anreicherung von Ola es ermöglichen, das Stoffgemisch aus der Anmeldung A' zB im Abwasser einem bestimmten "Verursacher" zuzuordnen. Das könnte für das Individualisieren von Ola in B' schon genügen und wäre klar eine technische Lehre, für die man in B' einen auf das Isotop Ola gerichteten Stoffanspruch bekommt. Geht es um Isomere in der organischen Chemie (statt um Isotope), so wird man wohl eine höhere Anreicherung (in einer Anmeldung B") fordern müssen, aber dann kommt es genau darauf an, wofür die Isomere verwendet werden, wenn man die Erfindung nacharbeiten will.

    Letzlich besteht mein Problem vielleicht darin, dass die Offenbarung der beanspruchten Erfindung und damit ggf. eine unzulässige Erweiterung nach denselben Kriterien zu beurteilen ist, wie die Neuheit; das gilt wohl als Dogma. Dadurch komme ich bei der Neuheit zur Ausführbarkeit, was eigentlich etwas anderes ist. Also, was nicht ausführbar ist, kann auch nicht neuheitsschädlich sei, oder?

    ---

    Im Ausgangsfall (Phosphatidylcholin) geht es darum, dass die Anmeldungen A und B des obigen Beispiels in der anderen Reihenfoge eigereicht werde, also erst die Anmeldung B, die individualisiertes Ola offenbart, und erst danach die Anmeldung A, wo der Anspruch 1 auf die die Strukturformel für die 12 Stoffe gerichtet ist, zu denen Ola gehört. In diesem Fall trifft die Offenbarung in der Anmeldung B den Anspruch 1 in A jedenfalls neuheitsschädlich.

    Dafür erlaubt der BGH (gemäß Phosphatidylcholin) in A nun einen Disclaimer, der das individualisierte, in A nicht offenbarte Ola aus dem Schutz herausnimmt, und das mit der Anmeldung A zu erteilende Patent wird dadurch auf die 11 verbleibenden neuen Stoffe "willkürlich" beschränkt. [Anspruch1: Stoff gemäß der Strukturformel, nicht aber Ola.] Dafür muss Ola in den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung A nicht extra erwähnt sein, es genügt vielmehr, dass es unter die Strukturformel fällt. Erst Recht muss nicht offenbart sein, wie man Ola isolieren kann; im Übrigen ist aus der älteren Anmeldung B ohnehin bereits bekannt, wie man an individualisietes Ola gelangt.

    Wann eine Stofferfindung neu ist, scheit eine extrem schwierige Frage zu sein.


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