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Thema: Unzulässige Erweiterung

  1. #1
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    Unzulässige Erweiterung

    Ich möchte hier die BGH-Entscheidung X ZB 5/16 (Phosphatidylcholin) zur Diskussion stellen. Genauer: den zweiten Leitsatz.

    http://juris.bundesgerichtshof.de/cg...77&pos=0&anz=1

    In dieser Ertscheidung erlaubt der BGH die Aufnahme eines nicht ursprünglich offenbarte Merkmals in den Anspuch 1, und er überrascht damit wohl nicht nur den Prüfer des DPMA, der deshalb die Anmeldung zurückgewiesen hatte, sondern vermutlich auch die Richter des BPatG, deren diesbezügliche Bestätigung der Entscheidung des Prüfers aufgehoben wird. Die Aufnahme dieses Merkmals in den Anspruch 1 erfolgt dabei ausdrücklich mit dem Ziel, dadurch die Neuheit des Anspruchsgegenstands gegenüber einem ganz bestimmten (im Beschluss genannnten) Stand der Technik herzustellen.

    Diese Entscheidung steht wohl im Widerspruch zu allem, was man so in der Ausbildung lernt, nämlich, dass Einschränkungen des Anspruchsgegenstands im Prüfungsverfahren immer dadurch erfolgen, dass in die beanspruchte (= zu patentierende) Erfindung (= Lehre) ein zusätzliches Merkmal eingefügt wird, welches aber in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sein muss. Und nicht nur das. Dieses zusätzliche Merkmal muss auch mit den anderen Merkmalen des Anspuchs im Sinne einer in sich geschlossenen Lehre zusammenwirken, und darf daher z.B. nicht aus einem für den betreffenden Anspruch (hier Anspruch 1) irrelevanten Ausführungsbeispiel entnommen werden.

    Stattdessen ist es nach der o.a. Entscheidung umgekehrt, nämlich, dass das verneint aufgenommene Merkmal im Zusammenhang mit dem übrigen Anspruch gerade keine technische Wirkung entfaltet; es muss also im Hinblick auf die zu patentierende Erfindung irrelevant sein.

    Kann man das also demnächst im Prüfungsverfahren immer so machen, um die Neuheit gegenüber einer bestimmten Druckschrift zu sichern? Man könnte in der entgegengehaltenen Druckschrift also nach einem Merkmal suchen, das technisch bedeutungslos ist und das in der Anmeldung nicht offenbart ist, --- dann wird einfach dieses Merkmal mit "nicht" in den Anspruch eingefügt, und schon ist die Neuheit gegenüber dieser Schrift gegegeben.

    Demnächst werden Patentansprüche dann wohl oft so aussehen, dass am Schluss des Anspruchs 1 angehängt wird: "..., aber nicht dies, nicht das, nicht jenes Merkmal...", aber ohne Offenbarung dieser Merkmale? Und dies sichert die Neuheit gegenüber drei Schriften, die sonst neuheitsschädlich wären?

    Und falls das nur eine Spezialität für chemische Sachverhalte ist - gilt dann da ein besonderes Patentrecht?


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  2. #2
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Ich habe die Entscheidung quergelesen und die Anmeldeunterlagen überhaupt nicht angesehen.


    Es scheint, dass der BGH der Auffassung ist, dass das Merkmal eben doch offenbart sei. Nicht neu ist, dass der BGH sehr liberal ist, was Anforderungen an die urprüngliche Offenbarung angeht. Hier argumentiert der BGH wie folgt:


    b) Phosphatidylcholin wird, wenn auch nicht unter dieser Bezeich-nung, in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen nur an zwei Stellen erwähnt. Zum einen wird Sojaöl, eine Lecithinquelle, als eines von zahlreichen Fettsäureglyceriden genannt, welche wiederum als eine von mehreren Gruppen von Substanzen aufgeführt sind, die als Ölphase für die Emulsion gewählt wer-den können (Abs. 47). Zum anderen wird Lecithin als einer von mehreren Dut-zend möglichen Emulgatoren aufgeführt (Abs. 55).


    c) Aus den Anmeldeunterlagen ergibt sich danach kein Anhalt dafür, dass Phosphatidylcholin notwendiger Bestandteil der Zubereitung ist oder dass seine Zugabe auch nur als vorteilhaft angesehen wird. Dies wird dadurch bestä-tigt, dass die in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Zubereitungen 1 bis 3 jeweils fünf Gewichtsprozent Glycerin und sieben Prozent Kochsalz, jedoch kein Phosphatidylcholin enthalten (Abs. 101-103).


    Ich finde diese Argumentation nachvollziehbar.






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  3. #3
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Im Anspruch 1 steht:
    "...,wobei diese Zubereitungen frei sind von Phosphatidylcholin,..."
    Das ist nun wirklich nicht an den genannten Stellen offenbart, und das hatte schon das BPatG so gesehen (Abs. 15).

    Mir scheint eher, dass dieses Merkmal keine unzulässige Erweiterung darstellt, obwohl es nicht offenbart ist, und zwar, weil es um einen Disclaimer geht, der nichts zur erfindungsgemäßen Lehre beiträgt.

    Dem BGH ginge es dann also um die unterschiedliche Bedeutung von "ursprünglicher offenbarung" und "unzulässiger Erweiterung".


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  4. #4
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Der BGH klebt halt nicht am Wortlaut. Meiner Ansicht nach argumentiert der BGH im Wesentlichen wie folgt:


    Phosphatidylcholin wird in den ursprünglichen Anmeldeunertlagen als optionaler Bestandteil beschrieben.


    Daraus ergibt sich, dass Zusammensetzungen offenbart werden, die Phosphatidylcholin enthalten, und solche, die kein Phosphatidylcholin enthalten.


    Zusammensetzungen, die kein Phosphatidylcholin enthalten, sind "frei von Phosphatidylcholin".


    Das Merkmal "frei von Phosphatidylcholin" ist daher keine unzulässige Erweiterung.


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  5. #5
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Gemäß Abs. 26 geht es um die "Zulässigkeit eines Disclaimers zur Herstellung der Neuheit gegenüber dem Stand der Technik". Danach "steht es der Zulässigkeit eines Disclaimers im Sinne eines negativ formulierten technischen Merkmals ... entgegen, wenn sich die dadurch bewirkte Beschränkung als technisch relevant erweist. ... Im Streitfall sind jedoch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich,..."

    Für mich war das überraschend, zumindest für das Prüfungsverfahren.
    Geändert von Hans35 (23.02.18 um 13:04 Uhr)


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  6. #6
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Ich gebe Dir recht, dass der Absatz nicht ganz konsistent mit meiner Annahme, dass der BGH das Merkmal als ursprünglich offenbart ansieht, erscheint. Wenn es nämlich ursprünglich offenbart ist, darf ein Negativ-Merkmal einen technischen Effekt verursachen. G01/03 und G02/03 betreffen meiner Erinnerung nach nicht-offenbarte Disclaimer. Vielleicht müsste man die Sache doch detaillierter studieren


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  7. #7
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Nehmen wir mal an, ich habe das Rad erfunden. Genauer: Der Anspruch 1 heiße: "Rad mit Gummibereifung". Das sei mal "ziemlich neu", aber dem Prüfer gelingt es, einen Stand der Technik zu finden, wo es tatsächlich ein gummibereiftes Rad gibt, und das sei neuheitsschädlich.

    Da schaue ich mir die Entgegenhaltung genau an und stelle fest: Es geht da nur um die Erfindung von Speichen am Rad, alle in der Schrift gezeigten Räder haben Speichen, und Gummi auf der Lauffläche des Rades wird nur nebenbei in einem Ausführungsbeispiel erwähnt. Nach der Entscheidung "Phosphatidylcholin" kann ich nun ohne weiteres beanspruchen: "Rad mit Gummibereifung ohne Speichen". Das ist zulässig, obwohl in meiner Anmeldung nichts von Speichen steht, weil die Speichen im Zusammenhang mit der Gummibereifung keinen technischen Effekt haben. "Ohne Speichen" ist nur ist ein Disclaimer, der meinen Schutzbereich einengt, ohne zu meiner Erfindung (Gummibereifung) einen technischen Aspekt hinzuzufügen, und der Anspruchsgegenstand ist wieder neu.

    Der Prüfer wird nun nach einer anderen Schrift suchen, und findet vielleicht ein Rad mit Gummibereifung, ohne Speichen, aber mit einem Loch in der Nabe. Dann geht das Ganze von vorn los ...

    Das ist doch ziemlich unbefriedigend! Ich werde den Verdacht nicht los, dass es so eigentlich nicht funktionieren darf, und dass es bei "Phosphatidylcholin" wirklich nur um eine Spezialität für chemische Sachverhalte geht.
    Geändert von Hans35 (23.02.18 um 22:31 Uhr)


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  8. #8
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    "Dazu hätt ich doch glatt eine verwandte Frage"

    Stichwort Nachanmeldung: Wie sieht das aus, wenn eine Prio-Anmeldung die Merkmale A+B+C enthält.

    Frage 1: Nachanmeldung erfasst A+B+C (unverändert). Allerdings wird ein Ausführungsbeispiel durch ein anderes ersetzt. Sehe ich es richtig, dass ein Beispiel, welches A+B+C nicht mit dem Offenbarungsgehalt der Prio-Anmeldung beschreibt "wahrscheinlich" nicht einfach hingenommen wird?

    Frage 2: A bis C werden durch D ergänzt, wobei D ein Zusatzbauteil für C ist. Klar, die Priorität kann nur für A bis C beansprucht werden. Sehe ich es richtig, dass ein D zu einer massiven Entgegenhaltung führen würde, da es nicht in in der Prio-Schrift auftaucht?


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  9. #9
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    AW: Unzulässige Erweiterung

    @Larachen-10

    Bei der Priorität geht es die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit von einem Patentansruch in der Nachanmeldung. Genauer: Es geht darum, ab welchem Zeitrang Entgegenhaltungen zu berücksichtigen sind.

    Normalerweise werden nur Entgegenhaltungen berücksichtigt, die älter sind als der Anmeldetag dieser Nachanmeldung. Wenn aber der Gegenstand des Patentanspruchs der Nachanmeldung mit allen seinen Merkmalen bereits aus der Prio-Schrift hervorgeht (und die sonstigen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität erfüllt sind), dann werden nur noch Entgegenhaltungen berücksichtigt, die älter als die Prioschrift sind, dh. dann gilt für diesen Anspruch der Anmeldetag der Prioanmeldung.

    Ob diese Voraussetzung gegeben ist, um den älteren Zeitrang anzuwenden, wird für jeden Patentanspruch in der Nachanmeldung gesondert geprüft, und nach jeder Anspruchsänderung nochmal neu, insbes. auch z.B im Einspruhsverfahren. Die Kriterien für die Prüfung, ob der Anspruchsgegenstand (der Nachanmeldung) aus der Prioschrift hervorgeht, sind dieselben, wie bei einer Neuheitsprüfung, d.h. es ist der Gesamtumfang der Prioschrift zu berücksichtigen und nicht nur die Ansprüche dort, aber die Ausführungsbeispiele und die anderen Patentansprüche in der Nachanmeldung haben nur geringe Bedeutung, nämlich nur für die Auslegung des dortigen Anspruchs, der gerade zu prüfen ist, falls eine Auslegung erforderlich ist.

    Das zu berücksichtigende "Alter" von irgendwelchen Entgegenhaltungen ist also immer mit dem "richtigen" Zeitrang des Patentanspruchs (der Nachanmeldung) zu vergleichen, und der hängt vom Inhalt der Prioschrift (bei mehreren Prioschriften: vom Inhalt jeder Prioschrift mit ihrem jeweiligen Zeitrang) ab.

    Weil das Ganze so kompliziert ist, wird wohl oft nur nach Schriften vor dem Priotag recherchiert, und es lohnt sich für Einspruch und Nichtigkeit, nochmal genau im Priointervall nachzurecherchieren.


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  10. #10
    Einfaches Mitglied Land: DE

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    AW: Unzulässige Erweiterung

    Vielen Dank. Hatte nicht ganz verstanden, welchen Zweck eine Nachanmeldung hat, wenn Erweiterungen, die nicht zumindest "mittelbar" in der Prioschrift offenbart sind, unzulässig sind. (Innere Priorität).

    Eine kleine Frage hätte ich noch zu einer Nachanmeldung. Nehmen wir an, ein "Nasenbohrer mit abnehmbaren Aufsätzen" (aaaabsolut fiktives und überspitzts Beispiel) soll patentiert werden. Die Aufsätze unterscheiden sich inhaltlich und von der Befestigungslösung sooo sehr, dass nahezu zwei Erfindungsgedanken verwirklicht werden.

    Der Prüfer des ersten Patentamtes sagt: Eingeitlichkeit gegeben. Bei der Nachanmeldung in anderen Ländern könnte die Einheitlichkeit abgesprochen werden.

    Also pickt sich der Erfinder die Rosinen heraus, beschränkt die Prioanmeldung auf eine der beiden Lösungen und Entscheodet sich für eine Nachanmeldung zur Nutzung des Ansatzes der inneren Priorität, welcher bei einer Teilanmeldung nicht gegeben wäre. Inhalt identisch.

    Würde dieser Ansatz (andere Richtung) dem Grundgedanken einer "Nachanmeldung" noch entsprechen, wenn - gemäß umgekehrtem Ansatz - Erweiterungen in der Prioschrift offenbart sein müssten?
    Geändert von Larachen-10 (25.02.18 um 11:34 Uhr)


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