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Thema: Änderungen in den Patentansprüchen kennzeichnen

  1. #11
    SILBER-Mitglied Land: DE

    39 Renommee: 28 Renommee: 28 Renommee: 28 Renommee: 28 28

    Avatar von Lurchi
    Registriert seit:

    15.07.14

    AW: Änderungen in den Patentansprüchen kennzeichnen

    Ohne es jetzt 100%ig zu wissen, würde ich darauf tippen, dass es da Rechtsprechung gibt, dass die Bezugszeichen sich einschränkend auf den Schutzumfang auswirken. Jedenfalls habe ich das so im Hinterkopf und anglo-amerikanische Anwälte oder Anmelder fragen auch öfters mal nach, ob sich denn in Europa die Bezugszeichen in den Ansprüchen nicht einschränkend auswirken.

    Wenn in der Beschreibung und in den Ansprüchen dieselben Begriffe benutzt werden, hat der Prüfer meiner Meinung nach auch keinen Anlass, aufgrund dessen Klarheitseinwände zu erheben.


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  2. #12
    KT-HERO Land: DE

    494 5

    Avatar von Kurt
    Registriert seit:

    14.12.06

    AW: Änderungen in den Patentansprüchen kennzeichnen

    Zitat Zitat von Lurchi Beitrag anzeigen
    Ohne es jetzt 100%ig zu wissen, würde ich darauf tippen, dass es da Rechtsprechung gibt, dass die Bezugszeichen sich einschränkend auf den Schutzumfang auswirken. Jedenfalls habe ich das so im Hinterkopf und anglo-amerikanische Anwälte oder Anmelder fragen auch öfters mal nach, ob sich denn in Europa die Bezugszeichen in den Ansprüchen nicht einschränkend auswirken.
    Ja das ist wohl so. Aber der eine Fall aus 1.000.000 Fällen, in dem das mal sachentscheidend war, reißt es garantiert nicht raus. Im Gegenzug gibt es bei 1.000.000 nicht betroffener Fälle eine Vervielfachung des Aufwands durch vom Prüfer nicht verstandene Ansprüche.

    Zitat Zitat von Lurchi Beitrag anzeigen
    Wenn in der Beschreibung und in den Ansprüchen dieselben Begriffe benutzt werden, hat der Prüfer meiner Meinung nach auch keinen Anlass, aufgrund dessen Klarheitseinwände zu erheben.
    Hat er nicht, macht er aber trotzdem, weil er die Beschreibung gar nicht gelesen hat. Und schon sind wieder 5k€ verballert.


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  3. #13

    AW: Änderungen in den Patentansprüchen kennzeichnen

    Bezugszeichen sind in Ansprüchen in den USA in der Tat zulässig, aber unüblich. Die Befürchtung ist, dass diese einschränkend ausgelegt werden könnten. Allerdings gibt es einen Mittelweg: Bezugszeichen im Anspruch lassen, bis er erlaubt wird. Nach Erlaubnis können die Bezugszeichen dann gestrichen werden.


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  4. #14

    AW: Änderungen in den Patentansprüchen kennzeichnen

    Zitat Zitat von smartpat Beitrag anzeigen
    Bezugszeichen sind in Ansprüchen in den USA in der Tat zulässig, aber unüblich. Die Befürchtung ist, dass diese einschränkend ausgelegt werden könnten. Allerdings gibt es einen Mittelweg: Bezugszeichen im Anspruch lassen, bis er erlaubt wird. Nach Erlaubnis können die Bezugszeichen dann gestrichen werden.
    Auf diese weisen Worte möchte ich bitte nochmal zurückkommen.

    Wir (bzw. unsere US-Kollegen) generieren uns regelmäßig selber massive Schwierigkeiten im US-Prüfungsverfahren dadurch, dass sämtliche Bezugsziffern gleich mit dem Preliminary Amendment aus den US-Ansprüchen gestrichen werden.

    Zusätzlich zu den Unklarheiten, die eine nie 100-prozentige Übersetzung der Patentansprüche erzeugt, führt dies häufig dazu, dass weder unsere US-Kollegen noch der Prüfer mehr verstehen, was eigentlich im Anspruch steht.

    Dies fällt uns dann Monate oder Jahre später wieder auf die Füße.

    Spricht also irgendwas dagegen, das bescheuerte anfängliche Streichen der Bezugsziffern aus den Ansprüchen (aus der schrecklichen Befürchtung heraus, dass einem das ein Mal in tausend Jahren in einem Verletzungsverfahren einschränkend ausgelegt werden könnte) zu unterlassen und stattdessen so vorzugehen wie oben von smartpat erwähnt?


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  5. #15

    AW: Änderungen in den Patentansprüchen kennzeichnen

    Hallo Marc N. Zeichen,

    eigentlich solltest Du diese Frage nicht uns, sondern Deinen Vertretern in den USA stellen, denn die müssen damit arbeiten. Allerdings wird allein diese Diskussion und die Einstellung "Das haben wir noch nie so gemacht" weitere 2 k€ verschlingen.

    Tatsächlich stellt sich natürlich automatisch die Frage, ob schon die Ursprungsfassung der Patentansprüche der Anmeldung so unverständlich ist, dass sie ohne Bezugszeichen nicht verstanden werden kann - genau das impliziert nämlich Deine Beschreibung des Problems. Und auch in Deutschland sollten die Patentansprüche auch ohne die Bezugszeichen verstanden werden können. Die Bezugszeichen ermöglichen nämlich nur durch Vergleich mit einer zeichnerisch dargestellten Ausführungsform einen rascheren Zugang.

    Also liegt das Problem eher bei der Abfassung der Ursprungsanmeldung, und damit in DE. Vielleicht sollte man einfach vorab testen, ob das, was man in die USA schickt, auch ohne Bezugszeichen sinnvoll ist. Das dürfte viel Ärger, Zeit und damit Geld sparen. Und mit "fastening means" und ähnlichen Multidehnbegriffen in deutsch und englisch kann man ja arbeiten, ohne die Verständlichkeit zu gefährden.

    Frohes Schaffen
    Blood für PMZ


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  6. #16

    AW: Änderungen in den Patentansprüchen kennzeichnen

    Zitat Zitat von Blood für PMZ Beitrag anzeigen
    eigentlich solltest Du diese Frage nicht uns, sondern Deinen Vertretern in den USA stellen, denn die müssen damit arbeiten. Allerdings wird allein diese Diskussion und die Einstellung "Das haben wir noch nie so gemacht" weitere 2 k€ verschlingen.

    Also liegt das Problem eher bei der Abfassung der Ursprungsanmeldung, und damit in DE. Vielleicht sollte man einfach vorab testen, ob das, was man in die USA schickt, auch ohne Bezugszeichen sinnvoll ist. Das dürfte viel Ärger, Zeit und damit Geld sparen. Und mit "fastening means" und ähnlichen Multidehnbegriffen in deutsch und englisch kann man ja arbeiten, ohne die Verständlichkeit zu gefährden.
    Als US Vertreter einige Anregungen:

    1. Wenn Ansprüche ohne Bezugszeichen unverständlich sind dann ist das in der Tat fast ein Eingeständnis dass sie mangels Klarheit ungültig sind.
    2. Wenn zwei identische Elemente in einem Anspruch vorkommen kann man diese immer als "erstes Element" und "zweites Element" unterscheiden. Wirkt bei der Klarheit der Ansprüche Wunder, sehe ich aber bei deutschen Anmeldungen eher selten.
    3. "Fastening means" enthält den Begriff "means" den wir in den USA eher vermeiden - da "means plus function" nur in der Spezifikation beschriebene "means" umfasst. Ich würde in der Regel eher von einem "fastener" sprechen.
    4. Wenn die Unterhaltung über die richtige Vorgehensweise 2k€ kostet sollte man vielleicht überlegen ob es einen besseren Vertreter in den USA gibt... :-)


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  7. #17
    KT-HERO Land: DE

    101 Renommee: 19 Renommee: 19 19


    Registriert seit:

    08.02.18

    AW: Änderungen in den Patentansprüchen kennzeichnen

    Hallo,

    ich möchte noch mal das ursprüngliche Thema (Kennzeichnung von Anspruchsänderungen) aufgreifen.

    Selbstverständlich muss bei der Prüfung, ob der geänderte Anspruch ursprünglich offenbart ist, ein Vergleich mit den ursprünglichen Unterlagen erfolgen, und nicht mit den zuvor eingereichten, nunmehr bedeutungslos gewordenen Unterlagen. Das Markieren nur der jüngsten Änderungen macht zu diesem Zweck wenig Sinn, denn auch wenn sich die markierten Merkmale dann in den ursprünglichen Unterlagen finden, ist der beanspruchte Gegenstand nicht unbedingt als Ganzes offenbart.

    Das Markieren hat also wenig damit zu tun, dass der Anmelder selbst die ursprüngliche Offenbarung prüfen und nachweisen soll.

    Es geht um die Neuheitsprüfung bzw. um die Patentfähigkeit. Der Prüfer will nämlich seinen letzten Prüfungsbescheid nutzen und mit den Markierungen erfahren, wonach er nun nur noch recherchieren bzw. in den Entgegenhaltungen suchen muss. Das erleichtert ihm die Arbeit sicher in vielen Fällen beträchtlich, weil er sonst selbst diese Änderungen feststellen muss, um seinen vorherigen Bescheid zu nutzen. Für den Prüfer ist das Auffinden der Änderungen wesentlich aufwendiger als für den Anmelder, der ja eine genaue Vorstellung davon hat, was er auf Grund des letzten Bescheids ändern will und was nicht.

    Natürlich könnten auch die Änderungen gegenüber den Ansprüchen gekennzeichnet werden, die dem Erstbescheid zu Grunde gelegen hatten und der Prüfer könnte dann diesen nutzen. Aber das dürfte dazu führen, dass er die Änderungen im Vorbescheid, die unverändert geblieben sind, nochmal in die Recherche einbezieht, wenn er es nicht doch noch von sich aus merkt. (Und wahrscheinlich wären auch fehlerhafte Angaben häufiger, weil der Anmelder ja erst selbst wieder nachvollziehen muss, was er bereits vor längerer Zeit geändert hat.)

    Auch bei der Neuheitsprüfung kann es natürlich (wie bei der Offenbarungsprüfung) sein, dass sich das fragliche Merkmal nur in ganz anderem Zusammenhang findet; aber das ist immer so. Und dazu kann ja ggf. dann noch der Anmelder vortragen. Durch die Markierung weiß der Prüfer jedenfalls erst mal, wonach er auf jeden Fall noch suchen muss.

    Es dürfte nur selten nach einem Bescheid so umfangreiche Anspruchsänderungen geben, dass der Prüfer noch mal ganz von vorn recherchieren muss und den Vorbescheid nicht nutzen kann.

    Vermutlich wird jemand, der es nur mit dem EPA zu tun hat, nicht ohne weiteres an diesen Arbeitsablauf denken, weil dort eher selten Anspruchsänderungen mit Merkmalen zugelassen werden, nach denen noch nicht bereits recherchiert wurde.


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