Rechtsübergang im Prioritätsintervall

Kurt

*** KT-HERO ***
Hi Forum,

folgende Situation:

Deutsche Prioritätsanmeldung P gemeinsam angemeldet durch 2 Anmelder A und B -- mit:

- 3 Miterfindern U, V, W auf Seiten von Anmelder A, und
- 2 weiteren Miterfindern X, Y auf Seiten von Anmelder B.

Nun geplante PCT-Nachanmeldung N nur noch durch Anmelder B.

Was ist zu tun, um für die Nachanmeldung N den Rechtsübergang der Anteile von Anmelder A mit den Erfindern U+V+W auf Anmelder B mit den Erfindern X+Y korrekt zu vollziehen?

Danke vorab
Grüße Kurt
 

Fip

*** KT-HERO ***
Ohne die Hand dafür ins Feuer legen zu wollen und ganz spontan meine ich:


1. Die Erfinder spielen keine Rolle. Sie haben lediglich weiter ein Recht auf Benennung.
2. A muss die zur Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung relevanten Rechte, insbesondere auch das Prioritätsrecht, vor der Nachanmeldung auf B übertragen.


Was die Erfinder angeht, so muss A ggf. nur intern nach ArbEG die Erfinder vergüten (falls überhaupt anwendbar und falls keine berechtigte kostenlose Übertragung vorliegt). Für die Nachanmeldung durch B nach materiellem Rechtsübergang ist das aber nicht relevant.


Sonst ist eigentlich nichts weiter zu beachten.
 
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pak

*** KT-HERO ***
1. Die Erfinder spielen keine Rolle. Sie haben lediglich weiter ein Recht auf Benennung.
2. A muss die zur Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung relevanten Rechte, insbesondere auch das Prioritätsrecht, vor der Nachanmeldung auf B übertragen.


Was die Erfinder angeht, so muss A ggf. nur intern nach ArbEG die Erfinder vergüten (falls überhaupt anwendbar und falls keine berechtigte kostenlose Übertragung vorliegt). Für die Nachanmeldung durch B nach materiellem Rechtsübergang ist das aber nicht relevant.

Sehe ich auch so. Interessant dürfte hier die Gestaltung des Übertragungsvertrages sein. Sinngemäß müssten hier alle sich aus dem Anmelderstatus des A ergebenden Rechte (vor allem das Prioritätsrecht) von A auf B übertragen werden. Interessehalber: Hat jemand schon so etwas formuliert und kann uns hier erhellen?

Gruß

pak
 

Fip

*** KT-HERO ***
Die Formulierung ist doch recht einfach:


Übertragungsvereinbarung
Die Firma A überträgt sämtliche sich aus der Patentanmeldung P ergebenden Rechte und Pflichten, einschließlich des Rechts auf die Inanspruchnahme der Priorität, auf die Firma B.
Firma B nimmt Übertragung an.
Unterschriften


Oder übersehe ich was?
 

Lysios

*** KT-HERO ***
Die Firma A überträgt sämtliche sich aus der Patentanmeldung P ergebenden Rechte und Pflichten,

Also da würde ich mich als B weigern. Warum sollen denn Pflichten wie etwa die Arbeitnehmererfindervergütung mit übergehen?

Außerdem sind doch alle Rechte an der Erfindung (inklusive Prioritätsrecht), so wie Sie angemeldet wurde, und nicht bloß das Recht aus der Anmeldung zu übertragen. Dann ergibt sich doch automatisch die materielle Berechtigung an der Anmeldung. Der Erwerber hat dann einen Anspruch gegen den Verkäufer, das Umschreibungsformular am Amt zu unterzeichen.
 

Asdevi

*** KT-HERO ***
Außerdem sind doch alle Rechte an der Erfindung (inklusive Prioritätsrecht), so wie Sie angemeldet wurde, und nicht bloß das Recht aus der Anmeldung zu übertragen.

Warum?

Zumindest beim EPA ist anerkannt, dass das Prioritätsrecht ein eigenständiges Recht ist, das isoliert übertragen werden kann. A müsste also (zumindest für EP) nicht mal seine Anteile an der ursprünglichen Anmeldung übertragen, sondern nur das Recht, die Priorität zu beanspruchen.

Für alle Jurisdiktionen sollte jedoch die Übertragung der Anmeldung auf B ausreichen. Wer materiell berechtigt ist, ist für Prioritätsfragen irrelevant.
 

Lysios

*** KT-HERO ***

Weil die Ausgangsfrage sich nicht bloß auf die Übertragung des Prioritätsrechts sondern auf die Übertragung der Anteile von A bezogen hat.

Ich kann mir auch nur wenig praktische Beispiele vorstellen, wo zwar das Prioritätsrecht übertragen wird, die materielle Berechtigung an der Erfindung aber nicht.
 

Kurt

*** KT-HERO ***
Danke für eure Inputs.

Ich meine, es ist auch zu berücksichtigen, dass die deutsche Prioritätsanmeldung P bzw ein daraus hervorgehendes Patent ja erhalten bleibt, wenn aus der PCT-Nachanmeldung N keine Nationalisierung mit Wirkung für Deutschland hervorgeht.

Im Übertragungsvertrag müsste also auch geregelt werden, was mit den Rechten aus dem Patent speziell für D passieren soll.

Zum Beispiel:

D: Alles bleibt wie gehabt, Rechte aus der Anmeldung und ggf. Einkünfte aus dem Patent werden zwischen A und B geteilt.

Rest der Welt: A überträgt das Prioritätsrecht sowie alle Rechte aus der Erfindung an B.
 
Zuletzt bearbeitet:

Fip

*** KT-HERO ***
Also da würde ich mich als B weigern. Warum sollen denn Pflichten wie etwa die Arbeitnehmererfindervergütung mit übergehen?

Außerdem sind doch alle Rechte an der Erfindung (inklusive Prioritätsrecht), so wie Sie angemeldet wurde, und nicht bloß das Recht aus der Anmeldung zu übertragen. Dann ergibt sich doch automatisch die materielle Berechtigung an der Anmeldung. Der Erwerber hat dann einen Anspruch gegen den Verkäufer, das Umschreibungsformular am Amt zu unterzeichen.



Ich habe es mir vielleicht etwas einfach gemacht, weil ich unterstellt habe, dass B wirklich alles abgeben will. Wenn B Inhaber der deutschen Anmeldung bleiben will, dann kann man natürlich Anderes vereinbaren (Recht auf Nachanmeldungen und Prioritätsrecht geht über, weltweites Nutzungsrecht, ggf. auch Lizensierungsrecht behält man sich vor, etc.). Das wäre dann den Umständen des Einzelfalls geschuldet und hier kann sich dann der Anwalt austoben.


Ich teile die Ansicht nicht, dass mit "allen Rechten aus der Anmeldung" die Pflicht auf Erfüllung der Vergütungsansprüche der Arbeitnehmererfinder mit übergeht. "Rechte aus der Anmeldung" sind nicht gleichzusetzen mit den aus dem internen Arbeitsverhältnis zwischen B und den Arbeitnehmern von B erwachsenden Vergütungspflichten. Die bleiben bei B. Ohnehin würde B ja nur einmal zu zahlen haben, nämlich die angemessene Beteiligung der Arbeitnehmererfinder an dem für die Übertragung gezahlten. Danach gibt es ohnehin keine Vergütungspflicht von B mehr.


Und warum ich die Rechte aus der "Erfindung" übertragen muss anstelle der aus der "Anmeldung" verstehe ich nicht.
 

Lysios

*** KT-HERO ***
Ich teile die Ansicht nicht, dass mit "allen Rechten aus der Anmeldung" die Pflicht auf Erfüllung der Vergütungsansprüche der Arbeitnehmererfinder mit übergeht.

Sehe ich auch so. Aber wenn, wie vorgeschlagen, alle Pflichten aus der Anmeldungen auch mit übernommen werden sollen, dann ist doch auch die Vergütungspflicht erfasst.

Und warum ich die Rechte aus der "Erfindung" übertragen muss anstelle der aus der "Anmeldung" verstehe ich nicht.

Weil die Rechte aus der Anmeldung auf Deutschland beschränkt sind. Mit viel gutem Willen kann man vielleicht noch argumentieren, dass das Prioritätsrecht erfasst ist. Aber daraus folgt keine Berechtigung an der Erfindung für das Ausland.
 

Kurt

*** KT-HERO ***
Danke nochmals. Ich versuche demnach zu konkretisieren:

D: Alles bleibt wie gehabt, Rechte aus der Anmeldung bzw. aus dem etwaigen Patent, insbesondere Nutzungsrechte stehen sowohl A als auch B zu. Aufrechterhaltung, Verteidigung, ggf. Lizensierung erfolgt unverändert gesamthänderisch. Rechte und Pflichten aus ArbnErfG bleiben unberührt.

Rest der Welt: A überträgt das Prioritätsrecht sowie alle Rechte aus Erfindung und Anmeldung an B. Im Gegenzug erhält A ein kostenfreies, nicht ausschließliches, nicht übertragbares weltweites Nutzungsrecht am Gegenstand der Prioritätsanmeldung.

Danke für weitere Meinungen/Kommentare.
 

Fip

*** KT-HERO ***
Vielleicht lese ich Deinen Beitrag ja falsch, aber es liest sich so, als ob das, was Du da zum Teil konkretisierst, zwingend so sein müsse bzw. zwingend "wie gehabt bleiben" müsse. Letztlich ist aber doch alles eine Frage davon, was vertraglich vereinbart wird.


Ob beispielsweise etwas "unverändert" gesamthänderisch erfolgt, ist doch davon abhängig, ob die Anmeldergemeinschaft überhaupt eine Gesamthandsgesellschaft oder z.B. eine Bruchteilsgemeinschaft ist bzw. davon abhängig, welchen Einfluss der geschlossene Vertrag auf die Situation in Deutschland hat. So könnte ja beispielsweise in DE eine Bruchteilsgemeinschaft vorliegen und die Parteien schreiben in den Vertrag, dass der Vertrag auf den rechtlichen Status Quo vor Vertragsschluss keinen Einfluss haben soll. Dann ist nichts "unverändert" gesamthänderisch.


Auch welche Rechte A nach Übertragung für den Rest der Welt abgibt oder behält, ist letztlich Verhandlungssache, gleiches gilt für ein etwaiges Recht, Unterlizenzen zu vergeben etc. Wer sagt denn, dass A ein kostenloses Nutzungsrecht behält oder das ein solches Recht nicht übertragbar ist. Hierzu gibt es keinen rechtlichen/gesetzlichen Zwang.


Es ist zum Beispiel nicht unüblich, dass Parteien in derartigen Fällen vereinbaren, dass alle Rechte an B gehen, A aber für den Zweck des eigenen Geschäftsbetriebs die Erfindung nutzen darf und weltweit weiterhin Unterlizenzen vergeben kann (an seine Zulieferer im Sinne einer verlängerten Werkbank). Oder aber, z.B. wenn A selbst nur Zulieferer ist und die Abnehmer von A mit den von A gelieferten Teilen Erfindung erst realisieren und vermarkten, A Lizenzen hierzu weiterhin ohne Zustimmung von B vergeben kann (etwa eingeschränkt auf bestimmte Technik-Sparten), und Lizenzeinnahmen behalten darf (oder an B zum Teil auskehren muss). Oder, oder, oder ...


Man muss sehr gut analysieren, was der rechtliche Status Quo vor Vertragsschluss ist und was man daran verändern oder beibehalten will und wer nach Vertragsschluss welche Rechte haben will bzw. Pflichten haben soll. Dies gilt es dann vertraglich zu fixieren. Der Gestaltungsspielraum ist groß.




Und noch @Lysios: Wenn ich alle Rechte und Pflichten aus der Anmeldung übertrage, ist meiner Ansicht nach die Vergütungspflicht für Arbeitnehmererfinder nicht erfasst. Diese ist Ausfluss des zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern geschlossenen Arbeitsvertrages i.V.m. den den Arbeitgeber treffenden Pflichten aus ArbEG, nicht aber Ausfluss der Rechte oder Pflichten an der Anmeldung. Ich kann doch auch eine Anmeldung oder ein Patent mit allen Rechten und Pflichten verkaufen, ohne dass der Erwerber die Vergütungen für die Arbeitnehmer des Verkäufers weiter zu zahlen hätte. Vielmehr muss dann der Verkäufer seine Arbeitnehmer angemessen am Verkaufserlös beteiligen. Oder sehe ich da was falsch?
 

Kurt

*** KT-HERO ***
Danke @Fip, es ist klar, dass es Myriaden von möglichen vertraglichen Ausgestaltungen dieses Rechtsübergangs gibt, nicht jedoch eine einzige grundlegende oder zwangsläufige.

Mir geht es aber um eine (vielleicht definierbare) einfachste Form, die sich (möglicherweise) finden lässt, wenn man von einer simplen gemeinschaftlichen Prioanmeldung (ohne spezielle vertragliche Regelung) ausgeht, und vom Ziel einer möglichst simplen (und sinnvollen) Auftrennung vor der PCT-Nachanmeldung, bei der beide Seiten jeweils etwas geben (A z.B. Anmelder-/Inhaberrechte für Welt minus D) und etwas nehmen (A z.B. weltweites Weiterbenutzungsrecht).

Komplizierter kann man den Vertragsentwurf später immer noch machen, falls vom Mandanten gewünscht.
 

Lysios

*** KT-HERO ***
Ich kann doch auch eine Anmeldung oder ein Patent mit allen Rechten und Pflichten verkaufen, ohne dass der Erwerber die Vergütungen für die Arbeitnehmer des Verkäufers weiter zu zahlen hätte. Vielmehr muss dann der Verkäufer seine Arbeitnehmer angemessen am Verkaufserlös beteiligen. Oder sehe ich da was falsch?

Genau um diese Pflicht, die Vergütung für die Arbeitnehmer aus dem Verkaufserlös zu übernehmen, geht es doch. Das ist doch für den Verkäufer schön praktisch, wenn er sich diesem Problem so einfach entledigen kann. Das bedeutet dann, dass der Erwerber die entsprechende Summe zusätzlich zum eigentlichen Kaufpreis noch bereitstellen muss.

Ich kenne Unternehmen, die explizit auf entsprechende Vertragspassagen (z.B. schon in Kooperationsverträgen mit Optionen auf Rechteüberleitungen) bestehen, dass keinerlei Verpflichtungen für die Arbeitnehmererfindervergütung des Vertragspartners übernommen werden, damit erst gar keine Zweifel aufkommen können. Und bei der Formulierung "alle Pflichten aus der Anmeldung" frage ich mich schon, welche das denn überhaupt sein sollen? Eine solche Regelung habe ich jedenfalls noch nie in entsprechenden Verträgen gesehen: Im Unterschied zu Rechten werden Pflichten immer einzeln konkret aufgeführt.
 

Fip

*** KT-HERO ***
Also, dass man sich über den Inhalt bzw. die Bedeutung der Formulierung "alle Rechte und Pflichten aus der Anmeldung" streiten kann, sehe ich ein. Dass man vielleicht sorgsamer als mit einer solchen Pauschalformulierung differenzieren sollte, welche Rechte man überträgt bzw. welche Pflichten man übernimmt, sehe ich auch ein.


Aber dass ein Erwerber eines Schutzrechts Pflichten aus ArbEG, die originär den Verkäufer treffen, übernimmt (also an die Arbeitnehmer des Verkäufers, die nicht seine eigenen sind, Arbeitnehmererfindervergütung zahlt) oder auch nur unbeabsichtigt aufgrund einer unvorteilhaften Formulierung derartige Pflichten übernommen hat, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber man lernt ja nie aus ...
 

hyperandy

*** KT-HERO ***
@ Fips, Lysios

Bei materiell-rechtlicher Übertragung erfolgt meines Erachtens i.R. keine Übernahme der Verpflichtung nach ArbErfG gegenüber Diensterfindern des Veräußerers, sofern es sich nicht um einen Betriebsübergang nach § 613a BGB handelt. Nach 613a (1) BGB tritt der Betriebsübernehmer in die Rechte und Pflichten des Veräußerers ein. Zu diesem Pflichten gehört nach h.M. auch die Zahlung der Erfindervergütung bei Nutzung des mitübernommenen Diensterfinderschutzes an den mitübergegangenen Diensterfinder. Der Übernehmer begründet nach 613a (2) BGB mit dem Betriebsveräusserer eine Gesamtschuldnergemeinschaft. Der Arbeitnehmererfinder kann sich damit auch an den erwerbenden Betrieb als Gesamtschuldner wenden (§421 BGB).

Ansonsten gelten die Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen (16): Verkauf des Patents als Erfindungswert, davon ist der Nettowert zu ermitteln. Der Erwerber hat aber nichts mit den Zahlungen für die Erfindervergütung zu tun.

Alternativ könnte natürlich eine anderslautende Vereinbarung getroffen werden.

PS. Die PAP p III/2010, Teil III, Frage 1 fragt entsprechendes.

@Kurt

Rest der Welt: A überträgt das Prioritätsrecht sowie alle Rechte aus der Erfindung an B.

Es reicht das Prioritätsrecht zu übertragen, B kann dann die PCT-Anmeldung in eigenem Namen einreichen. Alternativ PCT-Anmeldung im Namen von A und B einreichen und dann die PCT-Anmeldung von A auf B übertragen (z.B. wenn zeitlich die Unterschriften nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden können). Dann erhält man auch das gewünschte Ergebnis und man hat erstmal sicher keine spätere Diskussion um die Priorität.
 
Zuletzt bearbeitet:

Kurt

*** KT-HERO ***
Danke @hyperandy für die Idee, die Nachanmeldung zunächst noch gemeinsam einzureichen, und diese dann später von A+B auf B zu übertragen.

Dies vereinfacht das ganze doch sehr, und vorliegend wäre die Zeit tatsächlich wohl zu knapp, um die Rechte noch vorher sauber zu übertragen.

Grüße
Kurt
 

Lysios

*** KT-HERO ***
Bei materiell-rechtlicher Übertragung erfolgt meines Erachtens i.R. keine Übernahme der Verpflichtung nach ArbErfG gegenüber Diensterfindern des Veräußerers, sofern es sich nicht um einen Betriebsübergang nach § 613a BGB handelt.

Das hat doch gar keiner bezweifelt. Dass ohne Zustimmung des Arbeitnehmers immer der Arbeitgeber ggü. dem Arbeitnehmer in der Pflicht bleibt, ist doch klar. Hier ging es doch darum, ob der Erwerber ggü. dem Abtretenden auch finanziell für den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers aufkommen muss, was letztlich Verhandlungssache ist. Wenn der Erwerber aber alle Pflichten vom Abtretenden für die Anmeldung übernehmen soll, dann ist das doch so auszulegen, dass er auch für die Vergütungssumme aufkommen muss.

Es reicht das Prioritätsrecht zu übertragen, B kann dann die PCT-Anmeldung in eigenem Namen einreichen.

Ich dachte, das war nun geklärt, dass das gerade nicht geht.
 

hyperandy

*** KT-HERO ***
Das hat doch gar keiner bezweifelt. Dass ohne Zustimmung des Arbeitnehmers immer der Arbeitgeber ggü. dem Arbeitnehmer in der Pflicht bleibt, ist doch klar. Hier ging es doch darum, ob der Erwerber ggü. dem Abtretenden auch finanziell für den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers aufkommen muss, was letztlich Verhandlungssache ist. Wenn der Erwerber aber alle Pflichten vom Abtretenden für die Anmeldung übernehmen soll, dann ist das doch so auszulegen, dass er auch für die Vergütungssumme aufkommen muss.

Obwohl natürlich frei verhandelbar, dachte ich, dass - sofern eben nichts anderes bestimmt ist - der Erwerber in der Regel die Vergütungspflichten nicht übernimmt, sondern eben die Pflichten beim Arbeitgeber bleiben, eben mit der Ausnahme §613a BGB. So mindestens wollte ich meine Aussage verstanden wissen.

Ich dachte, das war nun geklärt, dass das gerade nicht geht.

Ich wüsste jetzt nicht, warum nicht. vgl. http://www.ipwiki.de/patentrecht: prioritaetsrecht

"Das Prioritätsrecht ist frei übertragbar. Die Übertragung ist deshalb nicht auf den Fall der Gesamtrechtsnachfolge beschränkt. Es kann auch ohne die prioritätsbegründende Anmeldung übertragen werden."
 

Lysios

*** KT-HERO ***
Weil das Prioritätsrecht nur erlaubt, die Priorität als Zeitrang in Anspruch zu nehmen. Es erlaubt aber nicht, überhaupt eine Anmeldung einzureichen. Dafür muss B materiell berechtigt sein, was eben nur durch Übertragung der Rechte an der Erfindung oder explizite Einwilligung auch von A möglich ist.
 
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