Teil I

Wie beraten Sie Ihre Mandanten? (Welche Ansprüche bestehen, und mit welchen Summen können S. und C. in etwa rechnen? Was müssen Sie wo tun, um eventuelle Ansprüche von S. und C. durchzusetzen?

vgl. BGH X ZR 59/12

Es handelt sich um zwei Angestellte einer Hochschule, ArbErg §42 n.F. ist anwendbar. S und C haben die Erfindungen ordnungsgemäss gemeldet (§5(1) ArbEG n.F.), wobei davon ausgegangen wird, dass die für das Verständnis erforderlichen Angaben enthalten waren. Die Anteile waren mit 50% angegeben (§5(2) ArbErfG).

Es gilt die ab 01.10.2009 geltende Fassung (§43(3) S.1 ArbEG), da die Erfindungsmeldung nach dem 01.10.2009 gemacht wurde.

Gemäss §5(3) ArbEG n.F. wurde die Meldung nicht innerhalb von zwei Monaten vom Arbeitgeber gerügt, d.h. sie galt als ordnungsgemäss.

Gemäss §6(2) ArbEG gilt die Inanspruchnahme nun als erklärt, da der Arbeitgeber die Erfindung nicht expliizit in Anspruch genommen hat und damit die Rechte auf die HHU übergangen sind.

Damit haben die Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Vergütung dem Grunde nach (§9(1) ArbEG). Es gilt §42 Nr. 4 ArbEG, wobei eine Vergütung in Höhe von 30 von Hundert der durch die erzielten Einnahmen beträgt, wobei die Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung durch die ESURR getragen wurden. Die Vorteile, die der Beklagten aufgrund der auf eigene Kosten entfalteten Tätigkeit der Lizenznehmerin zur Begründung, Aufrechterhaltung und Verteidigung von Schutzrechten zu ihren Gunsten zugeflossen sind, gehören aus den oben genannten Gründen zu ihren Einnahmen im Sinne von § 42 Nr. 4 ArbEG. (vgl. BGH X ZR 59/12).

Es besteht dem Grunde nach nur ein Anspruch gegenüber der HHU, nicht aber gegen den ausschließlichen Lizenznehmer, da die Rechte bei der HHU lagen.

Der Passus im Arbeitsvertrag, dass alle Arbeitsergebnisse der HHU zustehen und mit den monatlichen Bezügen alle weiteren Ansprüche gegen die HHU ausgeschlossen sind, ist gemäss §22(1) ArbEG nichtig und nicht zulässig.

Die Rechte und Pflichten aus diesem Gesetz werden durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht berührt (§26 ArbEG), d.h. die Ansprüche gelten auch nach dem Ausscheiden aus der Uni.

Die beiden Erfinder könnten nun an den AG herantreten und ein Angebot gemäss §12(1) ArbEG verlangen. Alternativ (oder danach) könnten sie die Schiedstelle des DPMA (§28 ff. ArbeG) anrufen, wobei die beiden im Sept. 2013 ausgeschieden sind und damit keine Notwendigkeit besteht (§37 (2) Nr. 3 ArbEG), d.h. es kann gleich Klage auf angemessene Vergütung (§38 ArbEG) eingereicht werden. Die Zuständigkeit richtet sich in dem vorliegenden Fall nach §39(2) ArbEG, d.h. das Landgericht am Sitz des Beklagten.

Die Höhe ist erstmal 30% der 1 Mio. (d.h. 150'000 jeweils für S und C) und einen Anteil an den nicht aufgewendeten Kosten für die Anmeldung und Ausrechterhaltung der Patentanmeldungen. Diese müssten gemäss §242 BGB von ESURR erfragt werden.


Teil II

1. Welche Vor- bzw. Nachteile könnte die Strategie haben? Welche Anträge stellen Sie ggf. mit der Anmeldung?

Es ist natürlich möglich, beide Anmeldungen gleichzeitig einzureichen, da aber ein Gebrauchsmuster jederzeit aus einer Patentanmeldung abgezweigt werden kann, scheint es in diesem frühen Stadium nicht notwendig. Ein Gebrauchsmuster ist ein ungeprüftes Schutzrecht, das sofort eingetragen und damit veröffentlicht wird. Wenn man also die 18 Monate ausnutzen will, ohne dass Dritte die Anmeldung kennen sollen, sollte man auf die Gebrauchsmusteranmeldung verzichten. Wenn man aber erwartet, dass aufgrund der Anmeldung innerhalb kurzer Zeit ein Verletzer verwarnt werden soll, da die Erfindung kopiert werden könnte, ist ein Gebrauchsmuster durchaus sinnvoll. Nachteil ggf. zusätzliche Kosten.

mögliche Anträge mit den Anmeldungen

Patentanmeldung: Recherchenantrag §43 PatG oder Prüfungsantrag §44 PatG
Gebrauchsmuster: keinen oder ggf. Recherchenantrag (§7 GebrMG).


2. Was raten Sie ihm?

Ich würde ihm davon abraten und erst einmal auf den Recherchenbericht warten und darauf warten, dass die Marktreife der Erfindung erreicht ist. Dann kann man mit dem Recherchenbericht das Potential der Anmeldung und einen möglichen Schutzbereich besser abschätzen. Zusätzlich könnten in Nachfolgeanmeldungen weitere Merkmale aufgenommen werden, sofern die Priorität dann nicht gültig ist, stände die Veröffentlichung auf der Webseite der jünderen Anmeldung entgegen.


3. Wie gehen Sie im Sinne des Mandanten patentrechtlich weiter vor. Was prüfen Sie? In welchem Umfang müssten Sie Auskunft über den Inhalt der Patentanmeldung geben? Wie sieht das weitere Verfahren aus? Wie wird das Patentamt wohl entscheiden?

vgl. 7 W (pat) 45/14

Gemäss §31(2) Nr.1 muss sich der Anmelder gegenüber dem Patentamt mit der Akteneinsicht einverstanden erklären. Der Anmelder kann die Akteneinsicht verweigern, da sie noch nicht offengelegt worden ist.

Grundsätzlich hat gemäss §146 PatG jeder der ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Rechtslage hat (z.B. Mitbewerber) auf Verlangen Auskunft darüber zu geben, auf welche Patentanmeldung sich die Verwendung der Bezeichnung stützt. Dies ist durch die Angabe von Aktenzeichen, etc. geschehen.

Darüberhinaus gewährt das Patantamt jedem auf Antrag Einsicht in die Akten, wenn und soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Dies scheint z.B. bei einer Abmahnung etc. der Fall zu sein und liegt laut Sachverhalt nicht vor. Das Patentamt würde m.E. keine Einsicht in die Akten gewähren.


4. Wie gehen Sie im Sinne Ihres Mandanten weiter vor bzw. welche Handlungen nehmen Sie vor?

Entscheidungen des Patentamts sind grundsätzlich beschwerdefähig, d.h. man könnte gegen die Entscheidung Beschwerde gemäss §73 PatG einreichen.


5. Wie könnte der Tenor der Entscheidung lauten? Was könnte die Gegenseite nun noch unter welchen Voraussetzungen unternehmen? Was erwarten Sie an weiteren Schritten der Gegenseite?

Tenor aus 7 W (pat) 45/14

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle 55 - vom 25. September 2013 aufgehoben. Der Antrag der Antragstellerin auf Akteneinsicht in die Akten der Patentanmeldung 10 2013 103 715.1 wird zurückgewiesen.

2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Die Gegenseite könnte nun noch Rechtsbeschwerde einlegen (§100 PatG), sofern sie zugelassen worden ist oder ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt (§101 (3) PatG).

Ich erwarte von der Gegenseite keine weiteren Schritte, da das Verfahren nun schon einige Zeit dauert und dauert und die Patentanmeldung nun sicher bald offengelegt wird.


6. Müssten Sie noch weitere Handlungen vornehmen? Welche Kosten würden Sie der Gegenseite auf welcher Grundlage in Rechnung stellen? Wären Sie anstelle des Vertreters der Gegenseite ggf. anders vorgegangen?

Ich würde meine Kosten / Rechnungen an das Patentamt schicken. Grundlage sind die meinem Kunden in Rechnung gestellten Kosten, d.h. die nach Stundenansatz abgerechneten.

Anstelle der Gegenseite hätte ich entweder 18 Monate gewartet bis die Anmeldung offengelegt worden wäre und eine Akteneinsicht nur beantragt, wenn mein Mandant abgemahnt worden wäre und damit ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen könnte.