Der Sachverhalt zu Teil B ist von ganz ähnlicher Bauart wie die von Frau zur Rocklage gestellten Klausuren im Preu-Klausurenkurs. Dieser Kurs ist übrigens unbedingt empfehlenswert. Es gelten die aus dem angelsächsischen Raum bekannten sieben P's: "Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance..."

Teil A

I.

Der Widerspruch könnte Erfolg haben, wenn er zulässig und begründet ist.

Dazu müsste er zunächst wirksam eingelegt sein. Der Widerspruch könnte nach § 6 (2) PatKostG als nicht eingelegt gelten. Die Gebühr ist erst am 22.08.2011 eingegangen und gilt nach § 2 Nr. 2 PatKostZV als an diesem Tag gezahlt. Die dreimonatige Widerspruchsfrist nach § 42 (1) MarkenG endet am 20.08.2011. Auf den Ablauf der Frist ist jedoch § 222 (1) ZPO analog anwendbar, der auf die Anwendbarkeit der BGB-Vorschriften verweist. Gemäß § 193 BGB erstreckt sich die Frist auf den nächsten Werktag 22.08.2011. Damit wurde die Gebühr rechtzeitig gezahlt.

Der Wirksamkeit des Widerspruchs zum Ablauf der Widerspruchsfrist könnte nun noch entgegenstehen, dass er ohne den nach § 96 (1) MarkenG notwendigen Inlandsvertreter eingelegt wurde. Dies ist jedoch nur ein Erfordernis für die Teilnahme am Verfahren und nicht für die Schaffung des Verfahrens durch die erste Handlung, die das Verfahren begründet. Damit wurde der Widerspruch auch ohne Inlandsvertreter wirksam eingelegt.

Der Widerspruch ist schriftlich eingereicht worden. Die richtige Gebühr gemäß Gebührenverzeichnis zu § 2 (1) PatKostG ist durch die nach § 1 (1) 2. PatKostZV zulässige Überweisung entrichtet worden. Der Zulässigkeit könnte jedoch entgegenstehen, dass X zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs nicht Inhaber der Widerspruchsmarke war und ihm somit der Widerspruch nach § 42 (1) MarkenG nicht zustand. Zwar existierte für diese Gemeinschaftsmarke ein schriftlicher Übertragungsvertrag, der die Erfordernisse des Art. 17 (3) GMV erfüllt. Jedoch kann nach Art. 17 (6) GMV das Recht aus der Gemeinschaftsmarke erst nach erfolgter Umschreibung geltend gemacht werden. Die GMV ist als Verordnung unmittelbar anwendbar, und der Art. 17 (6) wird nicht durch die Spezialregelungen des § 125b MarkenG verdrängt. Damit war der Widerspruch zunächst unzulässig. Er war jedoch nach wie vor wirksam eingelegt. Die Zulässigkeit ist nun im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch zu prüfen. Die zwischenzeitlich erfolgte Umschreibung der Widerspruchsmarke im Register kann – schon allein auf Grund des Amtsermittlungsgrundsatzes – nicht unberücksichtigt bleiben und führt dazu, dass das Zulässigkeitshindernis der fehlenden Berechtigung im Nachhinein entfallen ist.

Der Widerspruch ist begründet, wenn Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke gegeben ist. Das wäre dann der Fall, wenn das Publikum glauben könnte, dass die mit beiden Marken gekennzeichneten Waren vom gleichen oder von miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Verwechslungsgefahr ist in einer zusammenfassenden Würdigung der Faktoren
· Warenähnlichkeit,
· Ähnlichkeit der Zeichen und
· Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
zu beurteilen.

Briefpapier und –umschläge sind identisch zu Papier, jedoch absolut unähnlich zu den Waren der Klasse 25, was nicht durch die anderen Faktoren ausgeglichen werden kann. Der Widerspruch ist daher im Folgenden nur noch für die Waren der Klasse 16 zu prüfen.

Kennzeichnungskraft ist die einer Marke innewohnende Fähigkeit, sich beim Publikum als Marke einzuprägen, und ein Maß für den Abstand, den die Widerspruchsmarke von jüngeren Marken fordern kann. Sie ist normal, wenn die Marke sich uneingeschränkt zur Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen eignet, im Verkehr aber noch nicht in größerem Umfang in Erscheinung getreten ist. Auf Grund der erhöhten Bekanntheit ist von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die angegriffene Marke übernimmt nur den Bestandteil „CLASSIC“ der Widerspruchsmarke. Dieser könnte jedoch selbständig kollisionsbegründend sein, wenn die Widerspruchsmarke durch ihn dominiert oder geprägt wird. „CLASSIC“ ist durch Fettdruck und große Schrift deutlich gegenüber „Curtis Fine Papers“, bei dem es sich um eine beschreibende Angabe zu den Waren zu handeln scheint, hervorgehoben worden. Also wird die Widerspruchsmarke durch „CLASSIC“ dominiert. Dieser Bestandteil ist in der angegriffenen Marke durch das gewundene Band, in das er einbeschrieben ist, plakativ hervorgehoben und perspektivisch in den Vordergrund gerückt gegenüber den übrigen in Wappenform dargebotenen üblichen Verzierungen. Damit dominiert er auch die angegriffene Marke. Damit ist Verwechslungsgefahr gegeben, und der Widerspruch ist für die Waren der Klasse 16 gemäß Hauptantrag begründet.

Die Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke gemäß Hilfsantrag ist nach § 39 (1) MarkenG zulässig und führt dazu, dass keine Warenidentität mehr gegeben ist. Die Waren sind dann aber nach wie vor sehr ähnlich. Insbesondere sind die Hersteller und Händler normalerweise dieselben, und die Waren ergänzen sich in dem Sinne, dass es als normal empfunden wird, sie gemeinsam zu benutzen. Somit kann das bloße Ausdisclaimern von Briefpapier und –umschlägen aus dem Warenverzeichnis die Warenähnlichkeit nicht in dem Maße schmälern, dass die Verwechslungsgefahr entfällt.

Damit ist der Widerspruch auch für die Waren der Klasse 16 gemäß Hilfsantrag begründet.

II. 1)

Beschwerde gegen den Beschluss vom 16.08.2011

Die Zurücknahme dieser Beschwerde führt zu ihrem Verlust. Indem die einmonatige Beschwerdefrist des § 66 (1) MarkenG inzwischen abgelaufen ist, kann die Beschwerde auch nicht erneut eingelegt werden. Zur Begründetheit ist hilfsgutachtlich anzumerken, dass die fraglichen Waren nicht ausnahmslos die Eigenschaft „lila“ haben. Der Verkehr sieht in „lilas“ jedoch primär eine Abgrenzung derjenigen konkreten Waren, die lila sind bzw. eine lila färbende Wirkung aufweisen, von Waren ohne diese Farbe bzw. färbende Wirkung. Dagegen ist die Kennzeichnung mit „lilas“ für ihn kein Anlass, die Waren einem anderen Unternehmen zuzuordnen. Damit ist der Auffassung der Markenstelle, dass „lilas“ für die beanstandeten Waren die Unterscheidungskraft fehlt, zuzustimmen.

Beschwerde gegen den Beschluss vom 04.10.2011

Der Zulässigkeit dieser Beschwerde könnte entgegenstehen, dass die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ mit der einseitig durch die Anmelderin erklärten Teilung nicht mehr Gegenstand des Verfahrens über die Stammanmeldung waren. Damit ginge eine Zurückweisung der Stammanmeldung bezüglich dieser Waren von vornherein ins Leere, und mangels Beschwer wäre die Beschwerde unzulässig. Der Beschluss der Markenstelle ist jedoch auszulegen. Die einzige Möglichkeit, für die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ eine Schutzverweigerung wegen fehlender Unterscheidungskraft auszusprechen, ist nach erfolgter Teilung eine entsprechende Zurückweisung der Teilanmeldung. Damit ist der Beschluss vom 04.10.2011 als gegen die Teilanmeldung gerichtet anzusehen. Damit ist die Anmelderin beschwert und die Beschwerde zulässig.

Damit diese Beschwerde Erfolg hat, müsste sie zunächst noch anhängig sein. Sie ist spätestens zum 04.11.2011 anhängig geworden, war also existent, als am 12.12.2011 dem Verbleib der Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ in der Stammanmeldung „zugestimmt“ wurde. Ist die Teilung der Anmeldung erst einmal erklärt, ist jedoch eine nachträgliche Verschmelzung mit der Stammanmeldung nicht mehr möglich. Daher ist die Erklärung vom 12.12.2011 auszulegen. Ziel dieser Erklärung war, die Teilanmeldung ohne diese Waren zur Eintragung kommen zu lassen. Der späteren Rücknahme der Beschwerde gegen den Beschluss vom 16.08.2011 ist weiterhin der Wille zu entnehmen, dass die Anmelderin an einer Eintragung für „dekorative Kosmetikprodukte“ nunmehr nicht mehr interessiert ist. Beide von der Anmelderin erwünschten Wirkungen können nur erzielt werden durch eine Rücknahme der Beschwerde gegen den Beschluss vom 04.10.2011, so dass das Vorbringen der Anmelderin dahingehend auszulegen ist. Also ist diese Beschwerde nicht mehr anhängig und kann daher keinen Erfolg mehr haben.

Hilfsgutachtlich gilt das Gleiche wie für die übrigen beanstandeten Waren. Ergänzend ist anzumerken, dass die Teilung der Anmeldung mangels Suspensiv- und Devolutiveffekt kein Rechtsmittel ist und insofern eine weitergehende Zurückweisung nicht von einem Verbot der reformatio in peius erfasst sein kann. Die Beschwerde hätte also auch dann keinen Erfolg, wenn sie noch anhängig wäre.

Mangels Erfolg in der Sache wird auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr keinen Erfolg haben.

II. 2)

Inwieweit noch über die Sache entschieden werden kann, hängt von der Rechtsfolge ab, die die Nichtzahlung der Teilungsgebühr hat. Nach § 40 (2) MarkenG gilt dann nicht etwa die Teilungserklärung als zurückgenommen (diese ist unwiderruflich), sondern die abgetrennte Anmeldung. Mit der abgetrennten Anmeldung gehen die ausgeschiedenen Waren unter und fallen nicht in die Stammanmeldung zurück, im Unterschied zu § 39 (3) PatG, wo bei Nichterfüllung der Erfordernisse lediglich die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt und kein materieller Verlust entsteht.

Fraglich ist nun noch, ob der materielle Verlust auch die „Deodorants für den persönlichen Gebrauch“ erfasst. Dazu müssten sie von der ursprünglichen Teilungserklärung erfasst sein. Dem könnte entgegenstehen, dass das Verzeichnis der Teilungserklärung „Deodorants für den persönlichen Gebrauch und zu medizinischen Zwecken“ aufführt, die so nicht im Warenverzeichnis der Stammanmeldung aufgeführt waren. Das „und“ gibt der Bezeichung die Bedeutung, dass sowohl „Deodorants für den persönlichen Gebrauch“ als auch „Deodorants zu medizinischen Zwecken“ umfasst sind. Erstere waren von der Teilungserklärung umfasst und gehen mit der Teilanmeldung unter, für Letztere war die Teilungserklärung mangels Basis in der Stammanmeldung von vornherein nicht wirksam.

Damit ist nur noch über die Stammanmeldung zu entscheiden für die Waren, die nicht von der Teilungserklärung erfasst sind. Hier wird die Markenstelle entsprechend Punkt 7 PrüfRichtl Marken aus den im Beanstandungsbescheid genannten Gründen die Anmeldung zurückweisen.

Teil B

Frage 1

Die Entgegenhaltung ist vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung als maßgeblichem Zeitrang veröffentlicht worden und zählt daher zum Stand der Technik für die Patentanmeldung im Sinne von § 3 (1) S. 2 PatG.

Bezüglich des Anspruchs 1 ist die spezielle Offenbarung des bestimmten Antikörpers aus Stammzellen neuheitsschädlich für diesen bestimmten Antikörper ohne Angabe seiner Herkunft.

Anspruch 37 ist ein auf die Gewinnung des Antikörpers gerichteter Verfahrensanspruch. Die Entgegenhaltung ist entsprechend der „Olanzapin“-Entscheidung des BGH auszulegen; demnach umfasst ihr Offenbarungsgehalt auch das, was der Fachmann ihr unter Zuhilfenahme seines Fachwissens entnimmt. Indem der Antikörper aus Stammzellen als Wirkstoff offenbart ist, ist also auch der Verfahrensschritt offenbart, den Antikörper aus Stammzellen zu gewinnen.

Für alle übrigen Ansprüche lässt der Bescheid eine Begründung vermissen, warum die jeweiligen zusätzlichen Merkmale ebenfalls in der Entgegenhaltung offenbart sind.

Frage 2

Nach § 2 (2) Nr. 3 PatG ist die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken vom Patentschutz ausgeschlossen. Die Herstellung eines Wirkstoffs nach einem Verfahren, das menschliche Embryonen aus Ausgangsmaterial benötigt, ist sowohl industriell als auch kommerziell.

Frage 3

Für das Ablehnungsgesuch ist nach § 27 (6) PatG die Patentabteilung zuständig.

Sowohl für den Antrag auf Weiterbehandlung (§ 123a (4) PatG) als auch für den Antrag auf Wiedereinsetzung (§ 123 (3) PatG) ist jeweils die Stelle zuständig, die über die nachgeholte Handlung zu beschließen hat, also die Prüfungsstelle.

Frage 4

Bezüglich des Ablehnungsgesuchs erklärt § 27 (6) PatG die entsprechenden Vorschriften der ZPO für anwendbar. Nach § 42 (2) ZPO muss also ein Grund vorliegen, der geeignet ist, ein Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Prüfers zu rechtfertigen.

Der Name, den der Prüfer als gegeben hinnehmen muss, taugt nicht als derartiger Grund. Der Prüfer lässt jedoch in seinem Bescheid erkennen, dass er durch sein eigenes Verhalten dem Anmelder Steine in den Weg legt: Zum Einen nimmt der Bescheid nur zur mangelnden Neuheit der Ansprüche 1 und 37 Stellung und lässt die übrigen 96 Ansprüche völlig unbeachtet. Zum Anderen gewährt der Bescheid trotz der weit überdurchschnittlichen Komplexität der Anmeldung nur eine Frist von einem Monat an Stelle der nach PrüfRichtl Patent 3.5 als Regelfall vorgesehenen 4 Monate und provoziert geradezu, dass der Anmelder den Bescheid nicht fristgerecht beantworten kann. Somit wäre ein Ablehnungsgrund gegeben.

Fraglich ist hingegen, ob ein Ablehnungsgesuch überhaupt noch vorgebracht werden kann. Die Ablehnung setzt ein anhängiges Verfahren voraus. Das Prüfungsverfahren ist jedoch rechtskräftig abgeschlossen. Damit kann das Ablehnungsgesuch keinen Erfolg mehr haben.

Frage 5

Eine Wiedereinsetzung setzt voraus, dass Professor Genetikus ohne eigenes Verschulden daran gehindert gewesen wäre, die Frist einzuhalten. Ein derartiges Hindernis ist nicht ersichtlich. Selbst wenn er ein solches dartäte, wäre die Jahresfrist des § 123 (2) S. 4 PatG bereits abgelaufen, so dass das Gesuch keinen Erfolg mehr haben könnte.

Frage 6

Nach § 123a (2) S. 1 PatG kann die Weiterbehandlung nur innerhalb eines Monats nach Zurückweisung der Anmeldung beantragt werden. Diese Frist ist verstrichen und damit ein Antrag auf Weiterbehandlung nicht mehr möglich.

Frage 7

Professor Genetikus hätte zunächst Fristverlängerung gemäß § 18 (2) DPMAV beantragen können; in der Regel ist eine erste Fristverlängerung auch mit kurzer Begründung zu gewähren. Sodann hätte er den Bescheid mit einer Gegendarstellung erwidern können. Eine danach gleichwohl erzeugte Zurückweisung hätte er mit der Beschwerde nach § 73 (1) PatG anfechten können.