US US Patentrecht

TheOne

Schreiber
Hallo,

hat jemand Ideen, Tips oder Erfahrungen wie man am besten Kenntnisse im US Patentrecht während/nach der Ausbildung erwerben kann (vorzugsweise direkt in den USA)?

Viele Grüße
 
T

Tom

Guest
Warum gerade US-Patentrecht? Sitzt das DE- und EP-Patentrecht schon so fest, dass noch ein weiteres Rechtssystem gelernt werden soll? Willst Du dann den US-Kollegen die Schriftsätze vorschreiben, um evtl. Kosten zu sparen? Die eingesparten Kosten wird der US-Anwalt sich an anderer Stelle wiederholen - nehme ich an. Meinst du, dass Du das besser machen kannst als ein US-Anwalt? Wie willst Du Deinen Lernaufwand wieder refinanzieren?

Mir kommt das recht abenteuerlich vor. Wenn es aber einen Grund gibt, lerne ich gerne dazu.
 

Patman

GOLD - Mitglied
Um einen Einstieg ins US-Patentrecht zu bekommen, kann ich folgendes Buch empfehlen:

Mayer, Das US-Patent, ISBN 3-452-20117-1

Hier steht vieles drin, was man wissen muss, wenn man es als Deutscher PA mit Anmeldungen in USA zu tun hat.
 

Horst

*** KT-HERO ***
Patmans Buchvorschlag kann ich nur unterstützen. Es gibt einen sehr guten Überblick. Allerdings ist es mittlerweile etwas überholt (unsere Auflage ist von 2002), insbesondere bei der Inanspruchnahme außerer Prios ist die US-Rechtsprechung nciht mehr so restriktiv, wie es im Buch dargestellt wird.

Ein Praktikum bei einem Pantentanwalt im Ausland kann übrigens auf die 26 Monate bei einem deutschen Anwalt angerechnet werden - maximal jedoch 6 Monate.
 
P

Patato

Guest
Tom schrieb:
Warum gerade US-Patentrecht? Sitzt das DE- und EP-Patentrecht schon so fest, dass noch ein weiteres Rechtssystem gelernt werden soll? Willst Du dann den US-Kollegen die Schriftsätze vorschreiben, um evtl. Kosten zu sparen? Die eingesparten Kosten wird der US-Anwalt sich an anderer Stelle wiederholen - nehme ich an. Meinst du, dass Du das besser machen kannst als ein US-Anwalt? Wie willst Du Deinen Lernaufwand wieder refinanzieren?
Vielleicht weil man seine Instruktionen an den US-Kollegen so vorbereiten möchte, dass man sich nicht ständig misversteht? Vielleicht weil das USPTO einen, sagen wir mal, etwas anderen Ansatz bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit hat und man weniger hilflos ist, wenn man das mal aus erster Hand gesehen hat? Vielleicht, weil US-Patente für Deine Mandanten auch nicht ganz unwichtig sind? Seit wann ist es ein Fehler, eine Ahnung von etwas zu haben, mit dem man täglich zu tun hat?

Und dann immer diese Frage nach dem Finanzieren des Aufwands. Vielleicht ist es ja auch einfach eine interessante und gute Erfahrung, mal ein paar Wochen oder Monate drüben zu verbringen? Muss man das immer mit Geld aufwiegen?
 
G

gast2007

Guest
Ich kann das Bedürfnis nach Fragen und Kenntnissen im US Patentrecht auch gut nach vollziehen.

Das ergibt sich zum Teil aus den Erfahrungen mit US Anwälten, die oft sehr schnell und oberflächlich arbeiten, und dabei oft selbst keine Ahnung von ihrem eigenen Rechtssystem zu haben scheinen (ist jetzt keine Verallgemeinerung). Diesen Kollegen muss man leider oft selber auf die Sprünge helfen.

Und der Vorredner hat recht, US Patente sind in der Regel wichtig für den Mandanten, und wenn da etwas schiefgeht - egal, wer dafür auch verantwortlich sein mag - fällt es immer auf einen selber zurück.

Diesbezüglich eine weitere Frage:

Kennt sich jemand mit den sog. "restriction requirements" aus bzw. weiss, wie man erfolgreich dagegen argumentieren kann. Dies gilt vor allem für Stoffanmeldungen, die in den USA immer wieder "zerhackt" werden, auch wenn sie anderswo einheitlich sind.
 
G

gast2000

Guest
@gast2007: Mit der Uneinheitlichkeit in der US-Praxis... das versteht wohl wirklich nur jemand, der "drüben" praktiziert. Ich kenne das Problem, kann aber auch keine allgemeinverständliche Erklärung anbieten.

Und allgemein noch folgender Buchtipp: Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, Aspen Publishers 2003 (ich weiß leider nicht, ob es eine aktuellere Auflage gibt) fand ich zur Einführung auch nicht schlecht.
 
G

GAST_DELETE

Guest
Ein Sommerkurs oder Praktikum in den USA ist auf jeden Fall empfehlenswert. Bücher helfen nur teilweise weiter, denn für das Verständnis des US-Rechts ist es auch wichtig mitzubekommen, wie das Recht vor Ort tatsächlich gehandhabt wird.


Anbei zwei Möglichkeiten:

http://www.bskb.com/sems.htm

http://www.patentresources.com/


Die jeweiligen US-Korrespondenzanwälte würde ich natürlich auch fragen.
 
P

Patentarius

Guest
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bzgl. der Eingabe eines Dritten vor dem USPTO im Rahmen des Erteilungsverfahrens.

Sind derartige Eingaben nur über einen vor dem USPTO zugelassenen Vertreter möglich, oder können diese auch von einem deutschen Unternehmen direkt ans USPTO geschickt werden?

Vielen Dank,

Patentarius
 
P

PacMan

Guest
Sollte eineEP-Anmeldung oder ein EP-Patent existieren,so ist indirekt die Möglichkeit der Eingabe Dritter möglich!

Einfach die entsprechenden Unterlagen ans EPA senden.

Im Rahmen des IDS ist der US-Anmelder verpflichtet.......
 
G

GAST_DELETE

Guest
@smartpat: Eine Eingabe kann aber wesentlich mehr sein, als die bloße Nennung von bis zu 10 veröffentlichten Dokumenten:

d) A submission under this section shall not include any explanation of the patents or publications, or any other information. The Office will dispose of such explanation or information if included in a submission under this section. A submission under this section is also limited to ten total patents or publications.

Außerdem hat man dazu i.d.R. kaum Zeit:

(e) A submission under this section must be filed within two months from the date of publication of the application (§ 1.215(a)) or prior to the mailing of a notice of allowance (§ 1.311), whichever is earlier. Any submission under this section not filed within this period is permitted only when the patents or publications could not have been submitted to the Office earlier, and must also be accompanied by the processing fee set forth in § 1.17(i). A submission by a member of the public to a pending published application that does not comply with the requirements of this section will be returned or discarded.

Gibt es schon Case Law zu "Any submission under this section not filed within this period is permitted only when the patents or publications could not have been submitted to the Office earlier"? Die weiteren Erläuterung stellen das ganze auch als nur sehr eingeschränkt dar:

Any submission not filed within the periods specified in 37 CFR 1.99(e) is permitted only when the patents or publications could not have been submitted to the Office earlier (e.g., an amendment submitted in the application after publication changes the scope of the claims to an extent that could not reasonably have been anticipated by a person reviewing the published application during the period specified in 37 CFR 1.99(e)). Submissions after the periods specified in 37 CFR 1.99(e) must be accompanied by (1) a statement that the patents or publications being submitted in the submission could not have been submitted to the Office earlier, and (2) the processing fee as set forth in 37 CFR 1.17(i).
 

smartpat

SILBER - Mitglied
Die "Third Party Submission" hat in der Tat viele Einschränkungen. Ein früherer Kommentar sagte allerdings, daß es Eingaben überhaupt nicht gäbe, und das stimmt eben nicht so ganz.

Ob eine deutsche Firma den Weg der Third Party Submission gehen sollte, ist eine ganz andere Frage.

Durch die Third Party Submission wird der Prüfer die eingereichte Quelle berücksichtigen. Allerdings ist der deutschen Firma nicht erlaubt, irgendwelche Kommentare abzugeben. Der Patentanmelder kann umgekehrt die neue Quellen beliebig kommentieren. Wird das Patent nun immer noch erteilt, ist die Quelle nicht mehr neu, und schwächt eine mögliche Verteidigung im Patentverletzungsverfahren bzw. kann nicht mehr zur Begründung einer Reexamination genutzt werden.
 
G

GAST_DELETE

Guest
Ich erinnere mich an einem Fall in meiner Ausbildungskanzlei. Unser US-Kollege hat die Dokumente einfach an den gegnerischen Anwalt in den USA geschickt und ihn auf die IDS-Pflicht hingewiesen. Der Name unseres Mandanten blieb dabei Ungenannt.
 
N

nochmal Gast

Guest
Was ich damit sagen wollte: Das Zusenden der Dokumente an den gegnerischen US-Anwalt kann ja auch jeder andere Mensch übernehmen.
 

Holger

Schreiber
Hallo!

ich habe zwei Fragen zum US Patentrecht:

1) Kann ich in den USA bereits aus einer Patentanmeldung (die offengelegt ist) Ansprüche geltend machen?

Dies mal abgesehen davon, dass das Kostenrisiko enorm sein dürfte für den Fall, dass die Anmeldung nicht erteilt wird...

2) Zu dem Thema U-Boot Patent habe ich auf einer Internetseite gefunden, dass eine reine US-Anmeldung (also nicht über PCT oder andere Auslandsprio) immer noch erst bei Patenterteilung - also nach 5 bis 7 Jahren - offengelegt wird. Die üblichen 18 Monate bei einer direkten US-Anmeldung also noch immer umgangen werden können.

Kann mir jemand der im US-Patentrecht firm ist diesen Sachverhalt bestätigen?

Danke!
 

Alex:jura

*** KT-HERO ***
Deinen 2. Punkt kann ich bestätigen. So wurde mir das vor ca. 2 Jahren noch seitens eines US-Attorneys bestätigt.

Gruß
alex
 

Fip

*** KT-HERO ***
Zur ersten Frage kann ich nichts sagen.

Was den zweiten Punkt angeht, so muss man da sehr vorsichtig sein.

Die US Anmeldung kann nur dann nicht veröffentlicht werden, wenn der Anmelder dies beantragt und wenn es keine korrespondierende Anmeldung in einem anderen Land gibt.

"Keine korrespondierende" Anmeldung heißt in dem Zusammenhang meiner Meinung nach nicht bloß, dass es eine US Direktanmeldung ist und/oder für die US Anmeldung keine Prio in Anspruch genommen worden ist und/oder dass die amerikanische Anmeldung keine prioritätsbegründende Anmeldung für eine Anmeldung im Ausland gewesen sein darf.

Meiner Ansicht nach kann die Veröffentlichung nur dann unterbleiben, wenn der Anmelder für die Erfindung in keinem anderen Land um Patentschutz nachsucht. Dabei ist es ganz gleich, ob die US Anmeldung und die Anmeldung in einem anderen Land in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen (z.B. eine gemeinsame Prio beanspruchen).

Nur das direkte Einreichen in den USA würde also nicht helfen. Die USA müssen für diese Erfindung das weltweit einzige Land sein, für das der Anmelder Patentschutz beantragt.

Ansonten dürfte das im Übrigen auch auch TRIPSwidrig sein.

Siehe auch Anhang: 35 U.S.C. 122, (A) und (B) (i)-(v)
 

Anhänge

  • 3930473_35_U.S.C._122.pdf
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