Verständnis ausl. Kollegen von Einheitlichkeit, unzul. Erweiterung

P

PAPA

Guest
Ich werde hier gleich wahnsinnig !!!!!

Kann mir bitte schön einer mal erklären, weshalb das Konzept der "Einheitlichkeit" der Erfindung und das Verbot einer unzulässigen Erweiterung (z.B. durch Streichung wichtiger Merkmale aus Hauptanspruch) anscheinend von seiten vieler US-Anwälte nicht im mindesten verstanden wird.

Ich habe jetzt gerade die dritte EPA-Akte in Folge auf dem Tisch, in der die Instruktionen von US-Anwälten (inkl. eines Vorschlags für einen grundlegend überabeiteten Anspruchssatz) zum sicheren Widerruf der Patentanmeldung führen würden, wenn man sie so - ohne Antrag auf mdl. Verhandlung - einreicht.

Da werden munter Merkmale aus den Ansprüchen gestrichen, neue Merkmale hinzugefügt, die man allenfalls mit viel Phantasie der Zeichnung entnehmen kann, und verschiedene unabhängige Ansprüche nebeneinandergestellt, die nicht das Geringste miteinander zu tun haben. Auch Rückbezüge werden nahezu nach Belieben abgeändert.

Und dies, obwohl man zuvor bei Übersendung des Bescheides darauf hingewiesen hat, dass jede Änderung der Ansprüche in den ursprünglichen Unterlagen ausreichend offenbart sein muss. Zudem hat man - den gleichem Anwalt - schon mehrfach auf die strenge EPA-Praxis bezgl. "unity of invention" und Art. 123 EPÜ hingewiesen und jedes Mal das Gefühl gehabt, er hat es jetzt verstanden.

Geht es nur mir so, oder kommt es auch anderen so vor, dass man - insbesondere im Kontakt mit US-Kanzleien - manchmal gegen Windmühlen ankämpft????
 

Gunk

SILBER - Mitglied
Tja, ich vermute das dieses Gefühl der Unverständnis manchmal auf Gegenseitigkeit eruht - nach einem längeren Seminar in USA und vielen (über Instruktionsschreiben) betreuten US-Anmeldungen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass das Hauptproblem ist, das viele Begriffe einfach in verschiedenen Systemen ähnlich sind (unity of invention), aber etwas anderes bedeuten. In USA hatte ich election/restricion requirements (also praktisch Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit) hauptsächlich mit der Begründung, dass verschiedene Ansprüche Gegenstände in verschiedenen Klassen der US-Klassifikation definieren, während es beim EPA auf gemeinsame erfinderische Merkmale (vor allem das die gemeinsamen Merkmale auch erfinderisch sein müssen scheint hier oft das Problem zu sein). Zumindest in manchen Fällen half hier ein Telefongespräch mit den US-Kollegen.
 
G

Gert

Guest
Die 3. erst? Da hast Du ja offensichtlich noch Dein ganzes Kandidaten- und PA-Leben vor Dir. Da wirst Du Dich dran gewöhnen müssen - oder Du suchst Dir eine Kanzlei, die ihre Leute nicht dauernd Auslandsgeschäft machen lässt....
 
P

PAPA

Guest
Das war die dritte solche Akte heute (!) ....

In der Vergangenheit hatte ich auch schon viele vergleichbare Fälle, so daß ich eigentlich schon etwas abgehärtet gegen unzulässig erweiterte, uneinheitliche, nicht neue, nicht erfinderische oder aus sonstigen Gründen nicht zielführende Anspruchsvorschläge von ausländischen Kollegen sein sollte. Zum Glück haben wir einen großen Anteil an inländischen Mandanten, wo die tägliche Arbeit - meines Erachtens - wesentlich mehr Spaß macht. Die Tätigkeit ist ja deswegen nicht weniger international.

Aber mal ehrlich, wie handhabt Ihr die in diesem Zusammenhang häufig notwendig werdenden Rückfragen. Erledigt Ihr dies zumeist telefonisch oder geht es - wie bei uns - unter Ausnutzung aller Fristverlängerungsmöglichkeiten zumeist schriftlich hin und her?
 
P

PAK

Guest
PAPA schrieb:
Aber mal ehrlich, wie handhabt Ihr die in diesem Zusammenhang häufig notwendig werdenden Rückfragen. Erledigt Ihr dies zumeist telefonisch oder geht es - wie bei uns - unter Ausnutzung aller Fristverlängerungsmöglichkeiten zumeist schriftlich hin und her?
Hauptantrag das, was der Mandant/Korrespondenzanwalt anweist, Hilfsantrag das, was er wollen würde, wenn er es besser wüsste...
 
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